Kleurmerk of beeldmerk? Onderscheid van cruciaal belang bij registreren merk

Zaak C-578/17. Hartwall. Prejudiciële vragen. Korkein hallinto-oikeus (Finland). Conclusie A-G Saugmandsgaard Øe

Merkenrecht. In een geding tussen de vennootschap Oy Hartwall en het Finse Bureau voor de Intellectuele Eigendom zijn prejudiciële vragen gerezen. Het bureau heeft de door Oy Hartwall ingediende aanvraag tot inschrijving van een kleurmerk afgewezen omdat het aangevraagde merk het voor een kleurmerk vereiste onderscheidend vermogen miste. In deze aanvraag was het kleurmerk grafisch weergegeven door middel van een afbeelding.

Het Finse hof stelt de volgende prejudiciële vragen: 

1. Is het relevant of inschrijving van het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd?
2. Zo ja: moet het dan worden ingeschreven worden als kleurmerk of beeldmerk?
3. Is gefundeerd bewijs van het gebruik vereist of volstaat enig bewijs van gebruik?

In zijn conclusie overweegt A-G Saugmandsgaard Øe als volgt.  De beantwoording van de vragen behelst een uitlegging van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95: merken kunnen alleen ingeschreven worden wanneer zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling en onderscheidend vermogen bezitten. 

Beantwoording vraag 1:
Vraag 1 valt volgens de A-G in 2 subvragen uiteen:
a) Is het relevant voor de vaststelling van het voorwerp van de merkaanvraag of er onderscheid gemaakt wordt in kleurmerk of beeldmerk? 
Volgens de A-G is een onderscheid tussen kleur- en beeldmerk relevant omdat er een verschil tussen beide categorieën merken bestaat angezien een kleurmerk het recht beschermt om een bepaalde kleur of kleurencombinatie als zodanig, dat wil zeggen zonder omtreklijn, te gebruiken, terwijl een beeldmerk het recht beschermt om het beeldmerk te gebruiken precies zoals het grafisch wordt weergegeven, met omtreklijn en eventuele kleuren.

b.) En is het onderscheid relevant voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken?

Bij kleurmerken moet rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van die types merken, hierbij moet met rekening gehouden met twee aspecten. Het hof heeft in de eerste plaats geoordeeld dat kleurmerken ab initio geen onderscheidend vermogen hebben, omdat consumenten in het algemeen niet gewend zijn om de herkomst van waren af te leiden enkel uit de kleur of de kleur van de verpakking ervan. De perceptie door het relevante publiek van een kleurmerk is bijgevolg niet noodzakelijkerwijs dezelfde als van een woord- of beeldmerk.  Het Hof heeft in de tweede plaats voor recht verklaard dat er een algemeen belang  bestaat dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleurmerk moet derhalve ook ervoor gezorgd worden dat inschrijving van het merk niet in strijd is met dit algemeen belang.

De A-G geeft het Hof in overweging op de eerste vraag te antwoorden dat artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat het voor de toepassing van het vereiste van onderscheidend vermogen relevant is of inschrijving van het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd, aangezien uit de specifieke kenmerken van kleurmerken voortvloeit dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleurmerk. Dienaangaande moet in aanmerking worden genomen, enerzijds, dat een kleurmerk slechts zelden ab initio onderscheidend vermogen heeft en, anderzijds, dat er een algemeen belang bestaat dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
De A-G vat vraag twee als volgt op dat de verwijzende rechter zich in wezen afvraagt hoe een merk moet worden ingeschreven wanneer een discrepantie bestaat tussen de grafische voorstelling van het merk, in de vorm van een afbeelding, en de keuze van de merkcategorie in de aanvraag, waarin het merk als kleurmerk wordt gekwalificeerd. Het is mogelijk om een kleurmerk grafisch weer te geven met omtreklijn, zie Louboutin, wanneer de grafische voorstelling de wijze laat zien waarop het kleurmerk zal worden aangebracht op de waren en diensten. In casu laat de grafische voorstelling van Oy Hartwall van het merk echter niet de wijze zien waarop het kleurwijze zal worden aangebracht op flessen water, maar een lint. Dat brengt de A-G ertoe vast te stellen dat de merkaanvraag van Oy Hartwall tegenstrijdig is, aangezien de gebruikte omtreklijn zelfs niet kan laten zien hoe het kleurmerk zal worden gebruikt op de betrokken waren.

De A-G geeft het Hof in overweging op de tweede vraag te antwoorden dat artikel 2 van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling zich ertegen verzet dat een merk kan worden ingeschreven wanneer het wegens tegenstrijdigheden in de aanvraag niet mogelijk is vast te stellen wat precies het voorwerp is van de bescherming waarom de aanvrager verzoekt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aanvraag tot inschrijving van een merk als kleurmerk, terwijl het merk grafisch als beeldmerk wordt weergegeven.
Aangezien op de tweede vraag ontkennend wordt geantwoord behoeft volgens de A-G de derde vraag niet beantwoord te worden. Niettemin wordt de derde vraag in de conclusie behandeld.

Lees de conclusie hier.