Noot Paul Geerts bij Kogellagers en Mk advokaten/MBK Rechtsanwälte

Paul Geerts, annotatie bij HvJ EU, Kogellagers (IEPT20200430) en Mk advokaten/MBK Rechtsanwälte (IEPT20200702).

"1. De inbreukcriteria onder art. 5 lid 1 sub a en b (oud) MRl vereisen dat een derde (i) gebruik maakt van het merk of overeenstemmend teken in (ii) het economisch verkeer.[1] Beide vereisten staan in de hier te bespreken arresten centraal. Uit al eerder gewezen jurisprudentie blijkt dat het Hof beide vereisten ruim uitlegt.

2. Wel is het zo dat het Hof aan het gebruik een ondergrens heeft gesteld.[2] Het gebruik van een teken impliceert dat de betrokken marktdeelnemer het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt en dat sprake is van een actieve gedraging.

3. In het Google/Louis Vuitton-arrest is beslist dat het gebruik van een teken op zijn minst impliceert dat de betrokken marktdeelnemer het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt.[3] Daar zal al snel sprake van zijn. Uitzonderingen zijn echter denkbaar. Zo stond in het Google/Louis Vuitton-arrest de vraag centraal in hoeverre het opslaan van een sleutelwoord of keyword door een zoekmachine, bestaande uit een merk, en het op basis daarvan zorgen voor weergave van een opgegeven advertentie als gebruik van het merk moet worden beschouwd. Het Hof van Justitie besliste dat de beheerder van een internetzoekmachine geen gebruik van het merk maakt. Hoewel die beheerder zijn klanten de mogelijkheid biedt gebruik te maken van het merk, gebruikt hij dat merk echter niet in het kader van zijn eigen commerciële communicatie. Hij zorgt slechts voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het teken.[4] In navolging van het Google/Louis Vuitton-arrest heeft het Hof verder beslist dat het louter afvullen van blikjes die al zijn voorzien van het merk van de merkhouder evenmin als gebruik van het teken aangemerkt kan worden.[5] De tussenpersoon die in opdracht van de importeur de geïmporteerde goederen enkel in opslag heeft, maakt ook geen gebruik van het merk.[6]

4. Belangrijk is verder dat de gebruikshandeling een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Wanneer iemand in een internetadvertentie wordt genoemd als gebruiker van het merk, maar die advertentie niet door hem geplaatst is, of, indien de advertentie ooit wel door hem geplaatst was, maar vervolgens ondanks zijn verzoek tot doorhaling, geplaatst blijft, leidt dit tot de conclusie dat diegene het merk niet gebruikt. Onder dergelijke omstandigheden verricht de adverteerder geen actieve handeling en heeft hij bovendien geen rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Hij maakt geen gebruik van het merk. Handelingen van andere ondernemers, zoals die van beheerders van websites die op eigen initiatief en buiten het medeweten en zonder toestemming van de adverteerder de betreffende advertentie op hun websites weergeven, kunnen niet aan de adverteerder worden toegerekend.[7]"

Lees de volledige noot hier.