Prejudiciële vragen: kwade trouw als merk wordt aangevraagd voor klassen waarvoor aanvrager merk niet wil gebruiken?

Zaak C-371/18 Sky e.a. Prejudiciële vragen. High Court of Justice (Chancery Division) - Verenigd Koninkrijk

Merkenrecht. Sky is houdster van een aantal Uniemerken "SKY", waaronder twee beeldmerken. Volgens Sky heeft Skykick met het gebruik van “Skykick” beeldtekens inbreuk gemaakt op haar merkrechten. Skykick stelt onder meer dat de Uniemerken deels nietig moeten worden verklaard omdat de waren en diensten niet met voldoende duidelijkheid en precisie zijn gespecificeerd. Hierbij wordt gerefereerd aan de CIPA v Registrar uitspraak van het Hof van Justitie EU (IEPT20120619). De verwijzende rechter vraagt zich onder meer af of een gebrekkige duidelijkheid en precisie van de specificatie van de waren en diensten van een merk een nietigheidsgrond betreft en als dit zo is, of een term als “computer software” dan duidelijk genoeg is. Ook wordt afgevraagd of sprake is van kwade trouw als een merk wordt geregistreerd voor waren en diensten waarvoor de aanvrager niet de intentie heeft om het merk te gaan gebruiken. De Engelse rechter heeft onderstaande vragen geformuleerd, maar partijen mogen zich nog uitlaten over de precieze verwoordingen.

Prejudiciële vragen:

1. Kan een Uniemerk of een nationaal merk dat in een lidstaat is ingeschreven, geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard op grond dat enkele of alle bewoordingen in de specificatie van waren en diensten niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die bewoordingen kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?

2. In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag: is een term zoals „software” te algemeen en omvat deze waren die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk, zodat deze term niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die term kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?

3. Kan een eenvoudige aanvraag om inschrijving van een merk, zonder voornemen dit merk te gebruiken voor de gespecificeerde waren of diensten, een aanvraag te kwader trouw vormen?

4. In geval van een bevestigend antwoord op de derde vraag: kan worden geconcludeerd dat de aanvrager de aanvraag deels te goeder trouw en deels te kwader trouw heeft ingediend, indien en voor zover de aanvrager het voornemen had het merk te gebruiken voor enkele van de gespecificeerde waren of diensten, maar niet het voornemen had het merk te gebruiken voor de overige gespecificeerde waren of diensten?

5. Is artikel 32, lid 3, van de UK Trade Marks Act 1994 verenigbaar met richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad en haar voorgangers?”

Lees de uitspraak hier.

Naar de samenvatting op minbuza.nl.