Prejudiciële vragen: kwade trouw als merk wordt aangevraagd voor klassen waarvoor aanvrager merk niet wil gebruiken?

Print this page 08-02-2018
B915292

England and Wales High Court (Chancery Division), 23 januari 2018, Sky v Skykick, [2018] EWHC 155 (Ch).

 

Merkenrecht. Sky is houdster van een aantal Uniemerken "SKY", waaronder twee beeldmerken. Volgens Sky heeft Skykick met het gebruik van “Skykick” beeldtekens inbreuk gemaakt op haar merkrechten. Skykick stelt onder meer dat de Uniemerken deels nietig moeten worden verklaard omdat de waren en diensten niet met voldoende duidelijkheid en precisie zijn gespecificeerd. Hierbij wordt gerefereerd aan de CIPA v Registrar uitspraak van het Hof van Justitie EU (IEPT20120619). De verwijzende rechter vraagt zich onder meer af of een gebrekkige duidelijkheid en precisie van de specificatie van de waren en diensten van een merk een nietigheidsgrond betreft en als dit zo is, of een term als “computer software” dan duidelijk genoeg is. Ook wordt afgevraagd of sprake is van kwade trouw als een merk wordt geregistreerd voor waren en diensten waarvoor de aanvrager niet de intentie heeft om het merk te gaan gebruiken. De Engelse rechter heeft onderstaande vragen geformuleerd, maar partijen mogen zich nog uitlaten over de precieze verwoordingen.

 

“(1) Can an EU trade mark or a national trade mark registered in a Member State be declared wholly or partially invalid on the ground that some or all of the terms in the specification are lacking in sufficient clarity or precision to enable the competent authorities and third parties to determine the extent of the protection conferred by the trade mark?

 

(2) If the answer to (1) is yes, is a term such as “computer software” lacking in sufficient clarity or precision to enable the competent authorities and third parties to determine the extent of the protection conferred by the trade mark? 

 

(3) Can it constitute bad faith to apply to register a trade mark without any intention to use it in relation to the specified goods or services?

 

(4) If the answer to question (3) is yes, is it possible to conclude that the applicant made the application partly in good faith and partly in bad faith if the applicant had an intention to use the trade mark in relation to some of the specified goods or services, but no intention to use the trade mark in relation to other specified goods or services?

 

(5) Is section 32(3) of the 1994 Act compatible with the Directive and its predecessors?”

 

Lees de uitspraak hier.