Prejudiciële vragen over een vervalverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik

15-10-2021 Print this page
B916269

Zaak C-62/21. Leinfelder Uhren München & E. Leinfelder. Prejudiciële vragen Bundesgerichtshof. 

 

MerkenrechtSamenvatting van minbuza.nl: 'E. Leinfelder GmbH (eerste verweerster) is een onderneming op het gebied van juwelenhandel en -productie. TL, SW en WL (tweede, derde en vierde verweerder) zijn natuurlijke personen en aandeelhouders en bestuurders van de eerste verweerster. In 2010 is Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (verzoekster) opgericht met het oog op de voortzetting van de horlogeactiviteiten van de eerste verweerster. In het kader van die oprichting zijn verschillende overeenkomsten gesloten: een overeenkomst tot gedeeltelijke overdracht van handelsmerken, een activa-verkoopovereenkomst en merklicentieovereenkomsten. In al deze overeenkomsten zijn bedingen opgenomen waarbij de eerste verweerster de verplichting is aangegaan om de bij deze overeenkomsten toegekende rechten niet te betwisten […]' 'Op 10-08-2016 hebben verweersters bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO) vorderingen ingesteld tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van de litigieuze Uniemerken. Verzoekster heeft de rechter verzocht om de verweerders te gelasten de ingestelde vorderingen in te trekken (condemnatoire vordering) […]'

 

'Verzoekster heeft geen procesbelang bij haar condemnatoire vordering wanneer de verwerende partijen geen rechtsgeldige verbintenis konden aangaan om de litigieuze Uniemerken niet te betwisten in een procedure tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik. De vraag rijst of de omstandigheid dat een dergelijke vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon tot gevolg heeft dat geen beroep kan worden gedaan op een contractuele overeenkomst waarbij een persoon de verplichting op zich neemt om geen dergelijke vordering in te stellen. Ook wanneer niet-betwistingsbedingen verenigbaar zijn met het Uniemerkenrecht, heeft verzoekster geen procesbelang bij het instellen van de condemnatoire vordering wanneer zij geen beschermenswaardig voordeel kan verkrijgen om redenen die hun oorsprong vinden in de Unierechtelijke procedure tot vervallenverklaring […]'

 

De prejudiciële vragen:

 

1) Heeft de omstandigheid in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 63, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, tot gevolg dat er geen beroep kan worden gedaan op een contractuele overeenkomst waarbij een derde jegens de houder van een Uniemerk de verplichting op zich neemt om geen vordering tot vervallenverklaring van dat Uniemerk wegens niet-gebruik in te stellen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie?

 

2) Houdt de omstandigheid in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 63, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, in dat een onherroepelijk vonnis van een rechterlijke instantie van een lidstaat waarbij de verweerder wordt gelast de door hemzelf of namens hem ingestelde vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik in te trekken, in een procedure tot vervallenverklaring bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en de Unierechter buiten beschouwing moet worden gelaten?

 

Lees het volledige bericht hier.