Artikel 2.11, lid 1, sub c, BVIE; beschrijvende tekens

Print this page

  weegschaal.png

 

6.1) Artikel 2.11, lid 1, sub c, BVIE geeft de weigeringsgrond voor beschrijvende tekens. Het BBIE dient depots van merken, die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten die bij het depot werden aangeduid, te weigeren.

 

6.2) Om te beginnen wordt opgemerkt dat het woord “uitsluitend” in deze bepaling dient ter specificatie van het woord “bestaan”, en niet ter specificatie van “kunnen dienen”. Het HvJEU gaf aan (DOUBLEMINT) dat “het uitsluitend beschrijvende karakter van het merk, (…) niet de maatstaf is die in [deze bepaling] is vastgelegd.”

 

6.3) Aldus moet worden beoordeeld of een teken (of deel daarvan) kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de aangeduide waren en diensten, zonder dat daarbij in overweging hoeft te worden genomen dat er (1) daarvoor synoniemen bestaan, (2) dat het teken slechts beschrijvend is voor (commercieel) minder belangrijke kenmerken van de waren of diensten, (3) dat er aanduidingen zijn die bekender zijn, of directer beschrijven, (4) of dat het teken wellicht ook andere betekenissen heeft (HvJEU, POSTKANTOOR). Bij de beoordeling moet bovendien rekening worden gehouden met de toekomst; het BBIE moet zich de vraag stellen of de gedeponeerde aanduiding wellicht in de toekomst beschrijvend kan zijn voor de betrokken waren of diensten (HvJEU, CHIEMSEE, POSTKANTOOR).

 

6.4) Indien het teken dat wordt gedeponeerd bestaat uit een enkel woord is deze toetsing eenvoudig. Aan de hand van taalkennis, woordenboeken, internet, algemene kennis en het dagelijks taalgebruik, kan worden onderzocht of het gedeponeerde teken beschrijvend is in de zin van deze bepaling.

 

6.5) Indien het gedeponeerde teken bestaat uit meer woorden, moet het beschrijvend karakter van het teken worden bepaald op basis van de aldus gevormde samenstelling. Daarbij moeten eerst de samenstellende delen worden onderzocht en vervolgens het teken als geheel, in de vorm zoals gedeponeerd. Over het algemeen moet worden aangenomen dat een teken samengesteld uit beschrijvende delen eveneens beschrijvend is. Dit is slechts anders wanneer de samenstelling meer is dan (oftewel een merkbaar verschil oplevert ten opzichte van) de som der delen. Hiervan is geen sprake indien het een teken betreft dat wordt gevormd door het eenvoudigweg bijeen plaatsen van beschrijvende aanduidingen. Van een dergelijk merkbaar verschil is eerst dan sprake indien de samenstelling een ongebruikelijke wending in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin bevat (HvJEU, POSTKANTOOR, BIOMILD). Het BBIE denkt daarbij aan een verrassende wending, extra lading of dubbele bodem die ontstaat door de gevormde samenstelling. Verder kan er sprake zijn van een teken dat dermate ver van de betekenis van de samenstellende bestanddelen afligt, dat het wordt opgevat als nieuw woord dat los van de betekenis van zijn bestanddelen een eigen betekenis heeft. Van het aldus gevormde woord moet echter eveneens worden onderzocht of het beschrijvend is voor de aangeduide waren of diensten.

 

Nog een voorbeeld: Het teken “blikvanger” voor een container voor lege blikjes zal worden aanvaard.

 

6.6) Uit het enkele feit dat een gedeponeerd teken niet te vinden is in een woordenboek, kan niet worden afgeleid dat het geen beschrijvende aanduiding zou betreffen. Woordenboeken bevatten naar hun aard niet alle denkbare woorden, mede omdat volgens de normale taalkundige regels woorden kunnen worden gevormd door verschillende woorden aaneen te schrijven. Het BBIE hanteert als uitgangspunt bij de beoordeling dat deze in overeenstemming moet zijn met de economische realiteit. Daarbij moet er dan ook rekening worden gehouden met het feit dat taal zich snel ontwikkelt. Waar woordenboeken wel eens achter willen lopen, kan bij een kort onderzoek op het internet blijken dat een bepaalde aanduiding inmiddels bekendheid heeft verkregen als beschrijvende aanduiding bij het publiek.

 

Voorbeeld: De aanduiding “plein” (gebruikt als achtervoegsel bij een beschrijvende aanduiding), gedeponeerd voor waren en diensten geleverd via het internet is een zeer gebruikelijke en bekende aanduiding. Deze aanduiding wordt voor dergelijke waren en diensten dan ook als beschrijvend beoordeeld, hoewel deze in beginsel geen betrekking hebben op een plein of pleinen in de traditionele betekenis van deze woorden.

 

Voorbeeld: “Medi” is niet vindbaar in woordenboeken als gangbare verkorting voor medisch. Dit neemt echter niet weg dat het een zeer gebruikelijke aanduiding betreft die door het publiek meteen in zijn beschrijvende betekenis zal worden

opgevat.

 

Voorbeeld: “Flex” is een gangbare aanduiding die wordt gebruikt in verband met arbeid, ter aanduiding van flexibel inzetbare arbeidskrachten, gedeelde werkplekken etc. Flex dient in casu als verkorting van flexibel. Deze aanduiding, hoewel niet vindbaar in woordenboeken, wordt door eenieder als een dergelijke verkorting opgevat en begrepen. Ook buiten voornoemde branche. Ditzelfde geldt voor de verkorting “flexi”.

 

Voorbeeld: Het gebruik van het teken @ (spreek uit: “at”) is door de toename van e mail en internetgebruik door eenieder gekend en herkend. Indien in een teken het woord “at” in beschrijvende zin wordt gebruikt, zal het teken door het vervangen van dit woord door het @-teken geen onderscheidend vermogen verkrijgen. Ditzelfde doet zich voor bij vervangen van een letter A in een woord door het @-teken.

 

Zo ook: € voor E; $ voor S.

 

6.7) Bovendien moet bij de beoordeling rekening worden gehouden met het feit dat woordmerken naar hun aard niet enkel worden gelezen, maar ook worden gehoord. De auditieve indruk die ontstaat, speelt dan ook een rol bij de beoordeling (HvJEU, POSTKANTOOR).

 

Voorbeeld: Een aanduiding als 4U (spreek uit “for you”) zal in beginsel als beschrijvend beoordeeld kunnen worden aangezien de auditieve indruk van het teken een beschrijvende is. Bovendien wordt hier opgemerkt dat een dergelijke wijze van spellen (onder invloed van onder andere SMS) inmiddels gebruikelijk is geworden, zodat er op basis van artikel 2.11, lid 1, sub d eveneens een weigering zal worden uitgesproken voor dergelijke tekens.

 

Zo ook: expert wordt xpert; even wordt FF.

 

6.8) Ook aan 2.11, lid 1, sub c, BVIE, ligt een algemeen belang ten grondslag, namelijk de voor de hand liggende regel dat beschrijvende aanduidingen door iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt (o.m. HvJEU, CHIEMSEE, POSTKANTOOR).