Artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE; gebrek aan onderscheidend vermogen

5.1) Artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE geeft aan dat tekens die ieder onderscheidend vermogen missen moeten worden geweigerd. De ratio van deze grond is gelegen in (het algemeen belang dat samenhangt met) de wezenlijke functie van een merk. Deze is erin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (o.m. HvJEU, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, BioID, EUROHYPO).

5.2) Artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE vormt een verzamelbegrip. Voor tekens die ingevolge de criteria van artikel 2.11, lid 1, sub c en d, moeten worden geweigerd, geldt evenzeer dat deze vallen onder het criterium van artikel 2.11, lid 1, sub b. Beschrijvende (sub c) en gebruikelijke (sub d) aanduidingen missen per definitie onderscheidend vermogen. Het omgekeerde is overigens niet altijd het geval: indien een teken niet beschrijvend is of geen gebruikelijke aanduiding vormt, rechtvaardigt dit allerminst de conclusie dat het onderscheidend vermogen bezit. Artikel 2.11, lid 1, sub b, vormt dus ook een zelfstandige weigeringsgrond (HvJEU POSTKANTOOR).

Voorbeeld: Een slogan of slagzin kan als merk dienen, mits het publiek er meer dan alleen een aanprijzende of wervende zinsnede in herkent en er de herkomst van de waren of diensten uit een bepaalde onderneming uit kan afleiden.

5.3) Het criterium gebrek aan onderscheidend vermogen is veelal van toepassing op enkele kleuren en op vormmerken. Uitzonderlijke gevallen daargelaten moet ervan worden uitgegaan dat enkele kleuren en vormen door het in aanmerking komend publiek niet als merk zullen worden opgevat, aangezien het publiek niet gewend is dergelijke tekens (in tegenstelling tot logo’s en woorden) op te vatten als merken. In dit verband wordt onder meer verwezen naar de arresten van het HvJEU in de zaken LINDE, LIBERTEL, HENKEL-fles, MAG INSTRUMENT, EUROCERMEX, STORCK 1 en 2, en DEVELEY.

Voorbeeld van een uitzondering: Een vorm van een fles gedeponeerd voor de waar “parfum” zal niet worden geweigerd, tenzij het een zeer gewone fles is. In de betreffende branche is het in aanmerking komend publiek eraan gewend geraakt dat de vorm van de verpakking als merk is gaan fungeren.

5.4) In de regel zal een vormmerk echter worden geweigerd wegens het ab initio ontbrekende onderscheidend vermogen ervan. Volgens de rechtspraak van het HvJEU kunnen er vormmerken bestaan die ab initio onderscheidend vermogen hebben. Dit is het geval indien de gedeponeerde vorm “significant afwijkt” van hetgeen gebruikelijk is in de markt. Deze “significante afwijking” hoeft niet te bestaan uit een “grillig element” (PHILIPS). Een significante afwijking lijkt overigens alleen mogelijk te zijn als er voor de betreffende waren een “normvorm” bestaat; wanneer dit niet het geval is, zal een vorm immers slechts aan de bestaande “veelheidsnorm” worden toegevoegd en is het moeilijk voorstelbaar dat het publiek er de herkomst uit een bepaalde onderneming uit kan afleiden. Tot op heden bestaat er in de relatief omvangrijke jurisprudentie van het HvJEU over vormmerken geen enkel voorbeeld van een vorm die ab initio onderscheidend werd bevonden. In beginsel moet er dus van worden uitgegaan dat vormmerken geweigerd zullen worden.

5.5) Hetzelfde geldt overigens wanneer bij het depot niet is aangegeven dat het om een vormmerk gaat, maar het gedeponeerde teken wel bestaat uit een waarheidsgetrouwe afbeelding van de waar of de verpakking. Ook dan staat het teken immers niet los van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar (HvJEU, STORCK 2 en HENKEL-wastablet).

5.6) Ook voor kleurmerken geldt dat het slechts in uitzonderlijke gevallen denkbaar is dat deze ab initio onderscheidend vermogen hebben. Deze gevallen zullen zich alleen dan kunnen voordoen, wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (HvJEU, LIBERTEL). Bovendien moet de gedeponeerde kleur voor de betreffende waren of diensten zeer ongebruikelijk zijn.

Voorbeeld: De kleur “roze; RAL 4003” voor tanks of onderzeeërs zou als merk worden aanvaard. Militaire voertuigen hebben naar hun aard nu eenmaal een schutkleur.

De kleur “oranje, PMS 144” (het voorbeeld onder punt 3 van deze richtlijnen) gedeponeerd voor telecommunicatiediensten zal echter worden geweigerd. Het gebruik van een kleur (welke dan ook) in verband met diensten is gebruikelijk.

5.7) Voor zowel vormmerken als voor kleurmerken geldt dat zij door het gebruik dat ervan is gemaakt het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen. Indien inburgering wordt aangetoond, zullen kleur- en vormmerken worden aanvaard indien zij enkel werden geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Zie in dit verband punt 10 van deze richtlijnen.

5.8) Bij de toetsing van het onderscheidend vermogen van klankmerken geldt hetzelfde als voor kleur- en vormmerken. Deze tekens zullen naar hun aard evenmin snel als merk worden opgevat. Het publiek is niet gewend klanken als merk op te vatten. Het BBIE zal klankmerken dan ook weigeren op basis van het ontbreken van onderscheidend vermogen, tenzij inburgering wordt aangetoond. Zie in dit verband punt 10 van deze richtlijnen betreffende “inburgering”.

5.9) Het criterium van artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE kan bovendien van toepassing zijn naast het criterium van sub c, indien het een beschrijvende aanduiding betreft die werd gedeponeerd in een specifieke opmaak. In die gevallen dient te worden beoordeeld of de gekozen grafische weergave voldoende is om het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woorden op te heffen. Indien het BBIE van oordeel is dat dit niet het geval is, zal het teken worden geweigerd.

In dit verband kan worden opgemerkt dat het in aanmerking komend publiek gewend is aan het feit dat ondernemers, publiciteitsagentschappen en de grafische industrie zich inspannen hun uitingen aantrekkelijk weer te geven. De consument neemt echter veelal een beschrijvende aanduiding in een “mooi lettertype” of een “smaakvolle kleur” waar; dit betekent niet dat het reeds daardoor voldoende onderscheidend vermogen heeft om voor inschrijving als merk in aanmerking te kunnen komen. Het toevoegen van een grafisch element leidt dus niet per definitie tot een teken dat onderscheidend vermogen heeft. Verder kan worden opgemerkt dat er een zekere wisselwerking bestaat tussen de mate van beschrijvendheid van het woordelement en het vereiste onderscheidend vermogen van het beeldelement; hoe directer beschrijvend het woord, hoe meer het beeldelement nodig heeft om het gebrek aan onderscheidend vermogen op te heffen. Hierbij moet altijd worden gekeken naar de totaalindruk die het teken bij het in aanmerking komend publiek wekt.

Ditzelfde doet zich voor bij de toevoeging van niet onderscheidende (banale) elementen als top level domain aanduidingen (zowel ccTLD’s zoals .nl, .be, .lu als gTLD’s zoals .com, .net, .info); aanprijzende aanduidingen zoals “super”, “top”, “extra”, “mega”, “royal”; gebruikelijke voorvoegsels zoals bezittelijke voornaamwoorden, de aanduiding “euro”, tijdsaanduidingen zoals “24/24” en (delen van) telefoonnummers zoals “0800” en overige netnummers en afkortingen van beschrijvende aanduidingen die als zodanig herkenbaar zijn.

Voorbeeld: Het depot van het teken “gecertificeerd glazenwasser (gg)” voor het lappen van ramen zal worden geweigerd, omdat “gg” in dit geval duidelijk als afkorting van de beschrijvende aanduiding “gecertificeerd glazenwasser” fungeert en daardoor niet voldoende is om het teken als geheel onderscheidend vermogen te verlenen.