Artikel 2.11, lid 1, sub a, jo art. 2.1, lid 2, BVIE; vormmerk uitsluitingsgronden

4.1) Artikel 2.11, lid 1, sub a, BVIE vormt tevens de basis voor de weigering van een aantal categorieën van vormmerken, te weten de vormmerken omschreven in artikel 2.1, lid 2, BVIE: vormen die (1) door de aard van de waar worden bepaald, danwel die (2) een wezenlijke waarde aan de waar geven of die (3) noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst.

Deze uitsluitingsgronden zijn absoluut. Het HvJEU gaf in het arrest PHILIPS aan dat deze weigeringsgronden als ratio hebben te verhinderen dat door het toekennen van een (in beginsel eeuwigdurend) merkrecht de houder van dit recht in feite een monopolie verwerft waarvoor andere beschermingsvormen (octrooi, model, auteursrecht) bedoeld zijn en die een beperkte looptijd hebben. Het merkenrecht is niet bedoeld om te dienen als verlenging van de looptijd van inmiddels geëindigde wettelijke monopolies.

Voorbeeld: Het depot van de vorm van een vaas voor de waar “vazen” zal worden geweigerd omdat deze vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Een consument zal een dergelijk product mede aanschaffen omdat hij de vorm mooi vindt en, indien deze vorm hem niet aanstaat, afzien van de aankoop.

Indien een van deze uitsluitingsgronden van toepassing is, is het niet mogelijk dat het teken, omdat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, alsnog zou kunnen worden geregistreerd (HvJEU, PHILIPS). Specifiek met betrekking tot de uitsluiting van vormen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst overweegt het HvJEU tenslotte dat deze bepaling “in de weg [staat] aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.”

4.2) Onder vorm van de waar moet tevens worden verstaan de vorm van de verpakking van de waar indien het een waar betreft die naar zijn aard vormloos is en enkel verpakt (kan) word(t)(en) verkocht (HvJEU, HENKEL-fles).

4.3) Ingevolge de rechtspraak van het HvJEU lijken de criteria voor beoordeling van vormmerken tevens te moeten worden toegepast op een beeldmerk (waarbij niet is aangeduid dat het om een vormmerk gaat) dat uitsluitend bestaat uit de afbeelding van de waar of de verpakking. Ook in dat geval gaat het immers niet om een van het uiterlijk van de aangeduide waar onafhankelijk teken (HvJEU, STORCK 2 en HENKEL-wastablet).