Artikel 2.11, lid 1, sub a, jo art. 2.1, lid 1, BVIE; grafische weergave van een teken

3.1) Artikel 2.11, lid 1, sub a, BVIE vormt de “eerste stap” in de toetsing op absolute gronden. Het verwijst naar artikel 2.1, lid 1, BVIE, dat definieert welke tekens kunnen worden gedeponeerd. Deze tekens dienen grafisch te worden weergegeven en moeten dienen ter onderscheiding van de waren of diensten als afkomstig van een onderneming. Deze weigeringsgrond zal dikwijls van toepassing zijn op depots van tekens die niet kunnen worden vervat onder de noemer “traditionele merken”.

3.2) Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU”) heeft in de zaak LIBERTEL aangegeven dat enkele kleuren niet kunnen worden gedeponeerd in de vorm van alleen een kleurmonster. Een dergelijk depot zal worden geweigerd. Een kleurmonster gecombineerd met een omschrijving van de kleur in woorden kan voldoen indien deze omschrijving “duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk, toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief” is. Een omschrijving van een kleur die hier niet aan voldoet, zal leiden tot een weigering van het depot.

Voorbeeld: Het depot van een oranjekleurig kleurmonster met de omschrijving “oranje” zal worden geweigerd. Eveneens kan een enkele kleur worden gedeponeerd als kleurmonster in combinatie met een omschrijving door middel van een internationaal erkende kleurcode. Deze methode is door het HvJEU expliciet genoemd.

Voorbeeld: Het depot van een oranjekleurig kleurmonster met de omschrijving “oranje; PMS 144” zal niet op basis van artikel 2.11, lid 1, sub a, BVIE worden geweigerd.

Voor een combinatie van kleuren die als merk wordt gedeponeerd, moet de grafische weergave bovendien een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt (HvJEU, HEIDELBERGER BAUCHEMIE).

Een kleurcode of omschrijving kan bij een nog niet ingeschreven depot worden toegevoegd. Na inschrijving is een dergelijke wijziging van de registergegevens echter niet mogelijk. Zie in dit verband ook onder punt 5 van deze richtlijnen. Enkele kleuren en combinaties daarvan zullen in beginsel worden geweigerd omdat zij geen onderscheidend vermogen hebben.

3.3) Het deponeren van een klankmerk kan ingevolge de uitspraak van het HvJEU in de zaak SHIELD MARK enkel indien dit grafisch wordt weergegeven middels een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties. Daarbij moet worden aangegeven dat het een klankmerk betreft.

Zie in dit verband ook onder punt 5 van deze richtlijnen.

3.4) Het deponeren van een geurmerk is niet mogelijk. Het HvJEU heeft in de zaak SIECKMANN aangegeven dat het omschrijven van een geur in een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster, noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling voldoet aangezien deze niet “duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief” is. Het HvJEU heeft geen alternatieven aangegeven waarvoor dit wel zou gelden. Het BBIE is evenmin met dergelijke methodes bekend.

3.5) Ook het depot van een variabel teken stuit af op deze bepaling. Zo heeft het HvJEU geoordeeld dat een depot dat betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger geen teken in de zin van deze bepaling is (HvJEU, DYSON).