(b) Geldige reden voor niet-normaal gebruik
Print this page
Geldige reden. Voor verval wegens niet normaal gebruik is tevens vereist dat de merkhouder geen geldige reden voor het ontbreken van het niet normaal gebruik van het merk heeft (artikel 16(1) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 10(1)), artikel 2.23bis(1) BVIE (per 1 maart 2019) en artikel 15(1) UMeV). Deze voorwaarde vindt zijn oorsprong in artikel 5C(1) van het Unieverdrag van Parijs dat bepaalt dat indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, de inschrijving slechts vernietigd zal kunnen worden “indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.” Artikel 19(1)TRIPs spreekt in dit verband over “geldige redenen, gebaseerd op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik” en voegt daar aan toe dat “omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het handelsmerk voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het handelsmerk, zoals invoerbeperkingen op of andere overheidsmaatregelen voor door het handelsmerk beschermde waren of diensten” als geldige redenen voor niet-gebruik erkend worden.
Le Chef de Cuisine. In het arrest van 14 juni 2007 in een zaak over het merk Le Chef de Cuisine van Lidl (IEPT20070614) stelde het Hof van Justitie voorop (onder 50) dat gebruiksbelemmeringen in een groot aantal gevallen bestaan uit “moeilijkheden die kunnen worden overwonnen.” Mede gelet op de strekking van de gebruikseis – waarvan de considerans van de richtlijn leert dat dit verminderen van de totale hoeveelheid ingeschreven merken is – dient aan het begrip geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk niet een te ruime draagwijdte te worden gegeven, aangezien dat de verwezenlijking van die doelstelling immers in gevaar zou brengen (onder 51). “Bureaucratische hindernissen” voor het kunnen openen van een eerste Lidl-winkel in Oostenrijk en een ondernemingsstrategie om het merk alleen in eigen winkels te gebruiken voldoen in beginsel niet voor een geldige reden, tenzij “deze hindernissen […] een dermate rechtstreeks verband houden met het merk, dat het gebruik daarvan afhangt van de beëindiging van de betrokken administratieve procedures”(onder 52). Voor dat “rechtstreekse verband” is niet noodzakelijk dat de belemmering het gebruik van het merk onmogelijk maakt, maar kan voldoende zijn dat die belemmering het gebruik van het merk onredelijk maakt (onder 53): “Wanneer een belemmering een geschikt gebruik van het merk ernstig in gevaar brengt, kan immers van de houder van het merk niet redelijkerwijs worden ver-langd dat hij dit toch gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld van de houder van een merk niet redelijkerwijs worden verlangd dat hij zijn producten op de verkooppunten van zijn concurrenten in de handel brengt. In dergelijke gevallen is het niet redelijk van de houder van het merk te eisen dat hij zijn ondernemingsstrategie wijzigt om het gebruik van dit merk toch mogelijk te maken.” De feitenrechterrechter zal dit volgens het Hof per geval dienen te beoordelen.
Beperkingen merkgebruik voorafgaand aan markttoelating geneesmiddel. In het Viridis-arrest van 3 juli 2019 (IEPT20190703) gaf het Hof van Justitie aan dat het feit dat de mogelijkheden tot merkgebruik voor een geneesmiddel tijdens de voor een markttoelating vereiste klinische proeven beperkt zijn, een geldige reden voor niet normaal gebruik kan zijn. De merkinschrijving vóórafgaand aan de proef en de lange duur van die proef vallen echter binnen invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de merkhouder, zodat zij niet kunnen worden beschouwd als belemmeringen die zich buiten diens wil hebben voorgedaan.
Ononderbroken tijdvak van vijf jaar. Er dient gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen sprake te zijn van normaal gebruik (artikel 16(i) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 10(1)), artikel 2.23bis(1) BVIE (per 1 maart 2019) en artikel 15(1) UMeV). Ook dit voorschrift vindt zijn oorsprong in artikel 5C(1) van het Unieverdrag van Parijs dat bepaalt dat indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, de inschrijving slechts vernietigd zal kunnen worden “na verloop van een billijke termijn.” Artikel 19(1)TRIPs maakt deze eis concreter door een minimum tijdvak van drie jaar voor te schrijven, aan welke eis het Europese recht dus ruimschoots voldoet. Het relevante tijdvak beslaat de periode vóór het instellen van een vordering tot vervallenverklaring.
Relevantie later gebruik. In zijn arrest van 27 januari 2004 (IEPT20040127) over het gebruik van merk LABORATOIRE DE LA MER overwoog het Hof van Justitie echter (onder 31) dat de richtlijn niet uitdrukkelijk uitsluit dat bij de beoordeling of het gebruik in de relevante periode normaal is geweest “in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan” aangezien dergelijke omstandigheden een bevestiging kunnen opleveren of kunnen bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode.
