(c) Herstel verval door 'helend' gebruik

naar rechtspraak 

Herstel verval. De vraag of later gebruik meegewogen mag worden bij het antwoord op de vraag of het merk in het relevante tijdvak gebruikt is, is met name kritisch omdat het ook mogelijk is om (potentieel) verval van een merk ongedaan te maken door het merk alsnog weer te gaan gebruiken. Die regel is te vinden in artikel 19(2) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 12(1)), artikel 2.27(3) BVIE en artikel 51(1)(a) UMeV. Aangegeven wordt dat de vervallenverklaring van een merk niet gevorderd kan worden ”wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt.”

Driemaandstermijn. Om ‘overgangsperikelen’ te voorkomen wordt daar aan toegevoegd dat begin van gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering tot vervallenverklaring niet meetelt, “indien de voorbereiding voor het begin van dat gebruik of het hernieuwde gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.” Dit termijn van drie maanden waarbinnen dat gebruik in reactie op een mogelijke vordering tot vervallenverklaring niet meetelt kan echter pas gaan lopen nadat de vijfjaarstermijn volledig is verstreken. Herstelgebruik binnen de vijfjaarstermijn is dus wel steeds effectief (Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, 2008, p. 485).
Relevantie later gebruik. In zijn arrest van 27 januari 2004 (IEPT20040127) overwoog het Hof van Justitie ook (onder 31) dat de richtlijn niet uitdrukkelijk uitsluit dat bij de beoordeling of het gebruik in de relevante periode normaal is geweest “in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan.” Daar overwoog het Hof ook dat dergelijke omstandigheden tevens tot een betere beoordeling van de werkelijke intenties van de houder kunnen bijdragen. Het Hof onderstreepte dan ook (onder 32)  dat het de taak van de nationale rechter is te beoordelen of omstandigheden die zich na de instelling van de vordering tot vervallenverklaring hebben voorgedaan, “bevestigen dat het gebruik van het merk in de relevante periode normaal is geweest, dan wel integendeel aantonen dat de merkhouder deze vordering heeft willen verijdelen.”
Aanvullend Benelux co-existentierecht. Artikel 2.27(4) en (5) BVIE bevatten een regeling die niet in de oude merkenrichtlijn voorkomt.  Artikel 2.27(4) BVIE bepaalt per saldo dat de houder van het merkrecht waarvan het verval niet meer kan worden ingeroepen, omdat dit ‘geheeld’ is, niet op grond van artikel 2.20(2)(a), (b) of (c) BVIE een gebruiksverbod kan krijgen tegen een merk waarvan de aanvraag is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van lid 2. Lid 5 leert dan dat die merkhouder evenmin op grond van artikel 2.28(2) BVIE de nietigheid kan inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van lid 2. Artikel 44 en artikel 46 Merkenrichtlijn 2015 verschaffen, anders dan voorheen, geharmoniseerde regels die de gevolgen van niet-gebruik voor respectievelijk oppositie- en nietigverklaringsprocedures regelen. Het is de vraag of deze regeling van artikel 2.27(4) en (5) BVIE wel richtlijnconform is, gelet op het uitputtende regiem van artikel 16, artikel 17, artikel 19, artikel 44 en artikel 46 Merkenrichtlijn 2015 (Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, 2008, p. 486; Folmer, T&C IE, 2021, artikel 2.27 BVIE, aant. 3; Kort Begrip, 2020, nr. 429).