Sprake van verwarringsgevaar rondom het woordmerk SELENIUM-ACE

03-11-2021 Print this page
IEPT20050714, GEU, Wassen v BHIM

Kamer van beroep heeft terecht geen rekening gehouden met andere elementen dan het element “Selenium”. Globale beoordeling dient te berusten op de totaalindruk, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat Selenium het meest onderscheidende bestanddeel van het merk is. De term “spezial” betekent in het Duits “speciaal” en het publiek zal deze term opvatten als een zuiver lovend en beschrijvend element. Kamer van beroep kon op goede gronden oordelen dat het aangevraagde teken in sterke mate overeenstemt met het oudere teken. De overeenstemmingen zijn groter dan de verschillen. Kamer van beroep mocht beslissing Duits merkenbureau naast zich neerleggen, ondanks dat Duitsland een voor de oppositie relevant land is. Het communautaire merkensysteem is een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook. Bewijslast voor verwarringsgevaar rust niet enkel bij verzoeker. Uit artikel 74 lid 1, in fine, 40/94 vloeit voort dat zowel opposante als verzoekster voor het BHIM feiten, bewijsmiddelen en argumenten moet aanvoeren ter ondersteuning van hun vorderingen.

Merkenrecht. Wassen heeft een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend. De inschrijvingsaanvraag betreft het woordmerk SELENIUM-ACE voor schoonheidsartikelen. Deze aanvraag werd op 11 oktober 1999 doorgevoerd, maar op 16 december 1999 werd bezwaar gemaakt door Stroschein Gesundkost GmbH. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt namelijk dat: na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.  

Op 30 november 2001 heeft de rechtbank besloten dat het bezwaar op de inschrijving terecht was. Het nieuw ingeschreven merk dat behoorde tot dezelfde productklassen als het al ingeschreven merk, lijkt te erg op het al ingeschreven merk en er kon verwarringsgevaar ontstaan. Op 30 januari 2002 is er beroep tegen dit oordeel van de Kamer van Beroep ingesteld. Op 18 juni 2003 is dit beroep weer verworpen.

Wassen verzoekt nu het gerecht het beroep terug te wijzen naar het BHIM en verzoekt om alsnog het nieuw ontworpen merk in te schrijven.

Argumenten van verzoekster hiervoor zijn:

  • Er is een vergissing bij de beoordeling van het nieuwe merk. De beoordeling moet over het algemene beeld van het merk gaan, niet over specifieke onderdelen ervan.
  • Er is te weinig aandacht besteed aan de extra toegevoegde elementen, die los en cumulatief een ander effect geven bij de globale beoordeling van het merk.
  • Er is ten onrechte geoordeeld dat de term selenium het meest onderscheidende onderdeel is van het merk.  
  • De woordelementen van de merken verschillen fonetisch van elkaar.
  • Er is ten onrechte geoordeeld dat de bewijslast van verwarringsgevaar bij de verzoekster liggen.

Het Gerechtshof oordeelt hierover als volgt:

Ten eerste merkt het hof op dat er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de vergelijking tussen de twee merken. Daaruit wordt opgemaakt dat de merken deels gelijk / soortgelijk zijn. Daarnaast stelt het hof het volgende: “Uit vaste rechtspraak blijkt dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.”

Het Hof oordeelt dat het beroep van verzoekster faalt. Er is dermate rekening gehouden met een globale toetsing, ook met het verschil van de verschillende elementen: het woord spezial, de streepjes tussen ACE en het beeldelement. De elementen los en cumulatief maken geen onderscheidend van het eerder geregistreerde merk. Daarnaast is terecht geoordeeld door de Kamer van Beroep dat de term “selenium” het dominerende bestanddeel is van beide merken. Op dit punt dient er immers op te worden gewezen dat de term “selenium” een belangrijke rol speelt bij de visuele en fonetische beoordeling van het oudere merk. De twee tekens bij het nieuwe merk hebben alleen betrekking op de minst onderscheidende bestanddelen. Derhalve dient te worden geconcludeerd dat de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindrukken visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen. Tot slot faalt ook het argument dat de bewijslast voor het verwarringsgevaar rust op verzoekster. BHIM heeft het verwarringsgevaar genoeg betoogd en beargumenteerd. Gelet op een en ander dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen dat er verwarringsgevaar bestaat.

IEPT20050714, GEU, Wassen v BHIM

Lees hier het volledige arrest.