EARTH WATER-merken niet te kwader trouw gedeponeerd door Upstream: overeengekomen dat als betaling voor ontwerp van merken voor EWE Upstream merkrechten hierop zou verkrijgen. Enkele wetenschap van gebruik van overeenstemmende (Canadese) merk door EWI onvoldoende voor kwade trouw. Evenmin onrechtmatig gehandeld door deponeren van merken.
Eiseres EWI, een Canadese vennootschap, houdt zich bezig met de verkoop van flessenwater en gebruikt de naam “Earth Water” als handelsnaam voor haar onderneming en als woord-/beeldmerk voor de door haar verkochte drinkwater. EWI is houdster van het Canadese merkrecht op dit merk. Gedaagde Upstream is houdster van de Beneluxwoord- en beeldmerken “EARTH WATER” en “EARTH”, en enkele internationale en Gemeenschapsmerken. De licentieovereenkomst tussen EWE (een dochtervennootschap van EWI) en Upstream, waarbij is bepaald dat EWE de Benelux- en Gemeenschapsmerken van Upstream mocht gebruiken, is op 1 juli 2010 beëindigd. EWI vordert thans overdracht van de merkinschrijvingen en daarmee overeenstemmende domeinnamen van Upstream, en subsidiair nietigverklaring van de merken. EWI stelt daartoe dat zij nooit toestemming heeft gegeven voor registratie van de merken door Upstream en dat de registraties te kwader trouw zijn gedaan.
De vorderingen worden afgewezen. Onvoldoende weersproken is dat EWE en Upstream zijn overeengekomen dat Upstream de (beeld)merken zou ontwerpen en daarvoor in plaats van betaling de merkrechten zou verkrijgen, en dat EWE een licentie voor het gebruik van de merken zou verkrijgen. De wetenschap van het gebruik van het overeenstemmende Canadese merk door EWI is onvoldoende om kwade trouw aan te nemen (zie het HvJEU-arrest Malaysia Dairy). Zonder nadere toelichting kan evenmin worden aangenomen dat Upstream reeds door het deponeren van de merken onrechtmatig jegens EWI handelde. Niet betwist is dat Upstream daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht en dat zij voor die werkzaamheden geen vergoeding heeft ontvangen. Nu Upstream merkhouder is, mag zij ook de domeinnamen met als element “earth water” voeren. De rechtbank verwijst de zaak met betrekking tot de gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk door naar de rechtbank Den Haag, nu deze exclusief bevoegd is. 1019h Rv proceskosten: € 15.869,56.
IEPT20130814, Rb Amsterdam, EWI v Upstream
