Verwateringsgevaar vereist objectief bewijs gedragsverandering publiek of grote kans op toekomstige gedragsverandering

Verwateringsgevaar bekend merk: Autonome voorwaarde dat verwateringsgevaar een aantoonbare economische gedragsverandering of grote kans op toekomstige gedragsverandering van de gemiddelde consument vereist. Wijziging economische gedragsverandering is een objectieve voorwaarde, die niet niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet. Verwateringsgevaar Vereist een ernstig gevaar voor afbreuk onderscheidend vermogen op grond van logische gevolgtrekkingen, die niet mogen voortvloeien uit louter veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

MERKENRECHT

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU (zie B9 11249). In dit arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de oppositie op grond van artikel 8(5) GMeV tegen het beeldmerk dat een kop van een wolf afbeeldt voor waren van klasse 7, ingesteld door de houder van de internationale en nationale beeldmerken die de woordelementen “WOLF Jardin” en “Outils WOLF” bevatten voor waren van klassen 1, 5, 7, 8, 12, 13 en 31, terecht is toegewezen en dat verwatering van de bekende oudere merken aannemelijk is.

De hogere voorziening is gegrond, zodat het bestreden arrest van het Gerecht vernietigd dient te worden. Uit de rechtspraak van het HvJEU volgt dat voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk is vereist dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. De bewoordingen van de aangehaalde rechtspraak zijn ondubbelzinnig (zie HvJEU-arrest Intel/CPM). Nu het Gerecht het onderzoek van deze voorwaarde van de hand heeft gewezen, heeft zij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht.

37 Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, voor zover deze overeenstemming geen verwarring bij de consument doet ontstaan.

39 In punt 62 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat „de omstandigheid dat concurrenten tekens gebruiken die in zekere mate overeenstemmen voor dezelfde of soortgelijke waren, de onmiddellijke associatie door het relevante publiek van de tekens met de betrokken waren in gevaar brengt, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de geschiktheid van het oudere merk om de waren waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk”.

40 In het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation heeft het Hof evenwel duidelijk gewezen op de noodzaak om een hogere bewijsstandaard te eisen voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

41 Wanneer het door het Gerecht voorgestelde criterium wordt aanvaard, zou dit bovendien kunnen leiden tot een situatie waarin marktdeelnemers zich ten onrechte bepaalde tekens toe-eigenen, hetgeen de mededinging zou kunnen schaden.

IEPT20131114, HvJEU, Environmental Manufacturing v BHIM