Oordeel over verwarringsgevaar tussen beeldmerken met parallelle strepen blijft overeind

GEU heeft globale beoordeling van verwarringsgevaar uitgevoerd. Als reputatie van een merk is bewezen is het voor een oordeel over het onderscheidend vermogen van een merk irrelevant om inherent onderscheidend vermogen aan te tonen.

MERKENRECHT

Beschikking. Hogere voorziening tegen IEPT20150521, waarin het beroep door Adidas tegen de inschrijving van het merk bestaande uit twee parallelle strepen van Shoe Branding Europe (afbeelding rechts) werd toegewezen op grond van het oudere merk van Adidas (afbeelding links). De hogere voorziening wordt afgewezen.

Shoe Branding heeft gesteld dat het GEU het criterium “importance” heeft geïntroduceerd in haar oordeel, hetgeen niet thuishoort in een globale beoordeling. Het HvJEU volgt haar hier niet in, aangezien het in het oordeel over de overeenstemming tussen tekens nodig is om vast te stellen in welke mate sprake is van visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming en waar nodig, om het gewicht van deze factoren vast te stellen.

Shoe Branding heeft ook gesteld dat het GEU te veel belang heeft gehecht aan het oordeel van het BHIM over de reputatie van Adidas en te weinig aan het oordeel van het BHIM over gebrek aan onderscheidend vermogen van het betrokken merk. Het HvJEU overweegt dat zodra de reputatie van een merk is bewezen, het irrelevant is om het inherente onderscheidende vermogen van een merk aan te tonen. Aangezien het GEU het oordeel van het BHIM over de reputatie van het Adidas merk in ogenschouw heeft genomen is het niet meer relevant om te onderzoeken of ook het oordeel over het inherente onderscheidend vermogen is meegenomen in het oordeel van het GEU.

Voor het overige wordt het beroep afgewezen onder andere omdat de grieven feitelijke vaststellingen van het GEU betreffen en door gebrek aan onderbouwing door Shoe Branding.

74. It should be borne in mind in that regard that marks with a highly distinctive character, either per se, or because of their reputation on the market, enjoy broader protection than those with a less distinctive character. The distinctive character of the earlier trade mark and, in particular, its reputation, must therefore be taken into account in the assessment of whether there exists a likelihood of confusion (judgment in Ferrero Deutschland v OHIM, C‑108/07 P, EU:C:2008:234, paragraphs 32 and 33, and the case-law cited).

75. Therefore, once proof of the reputation of a mark has been made out, it is irrelevant to prove the inherent distinctive character of that mark in order to obtain a finding that it has distinctive character (see, to that effect, judgment in L & D v OHIM, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, paragraphs 65 and 67).

Lees de beschikking hier.