Octrooi voor “Lifting device and lifting element for use in a lifting device” van Slemaco niet nieuw : graafmachine-Rototilt-vorkenbord-combinatie wordt in door VHS overlegd YouTube-filmpje van voor prioriteitsdatum getoond. Hulpverzoeken waarin de conclusie wordt beperkt tot ‘verreikers’, falen: verreikers van merk Manitou zijn al 25 jaar op de markt en aanpassen van de Rototilt op de Manitou vereist geen inventieve denkarbeid. Geen long felt want: Door VHS overlegde Youtube-filmpjes van het gebruik van de “Rototilt” stammen van net voor de prioriteitsdatum, dus geen lang tijdsverband. De in hulpverzoek 2 toegevoegde kenmerken verlenen geen inventiviteit: omschrijving voor Manitou specifiek koppelmechanisme is een routinematige aanpassing. VHS maakt inbreuk op merkenrechten Slemaco: merk gebruikt voor niet van Slemaco afkomstige vorkenborden, VHS hield Marktplaatsadvertenties met verwijzing domeinnaam romastor.nl na afloop samenwerking in de lucht, ondanks gebrek voorraad en merk wordt gebruikt voor domeinnamen verwijzende naar website VHS waarop verreikers worden verhandeld, waarvoor de Romastor juist bedoeld is. Geen sprake van slaafse nabootsing door VHS van de ROMASTOR: zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat de niet-technische onderdelen voldoende zijn om van een onderscheidend vermogen te spreken.
OCTROOIRECHT – MERKENRECHT – SLAAFSE NABOOTSING
Slemaco heeft heeft een voorzetstuk voor een telescooparm voor een verreiker (fig. 1) ontwikkelt. Dit 360 graden roterend vorkenbord wordt aangeboden onder de naam ROMASTOR (fig. 2). Slemaco is houdster van een Uniewoordmerk en een Uniewoord-/beeldmerk ROMASTOR en tevens is voor de uitvinding een Europees octrooi verleend voor een “'Lifting device and lifting element for use in a lifting device”. VHS heeft als distributeur van de ROMASTOR opgetreden. Na opzegging van de relatie is VHS doorgegaan met de distributie van (concurrerende) vorkenborden met gebruik van het teken ROMASTOR. Volgens Slemaco maakt VHS hiermee inbreuk op haar octrooirecht en haar merkenrecht en is er sprake van slaafse nabootsing.
fig. 1: verreiker
fig. 2: ROMASTOR
VHS stelt naar het oordeel van de rechtbank terecht dat de ingeroepen conclusies bij het octrooi van Slemaco nietig zijn wegens een gebrek aan nieuwheid. VHS heeft ter onderbouwing YouTube filmpjes overlegt van een graafmachine met een zogenaamde “Rototilt” (een draaiend tussenstuk) uitgerust met een vorkenbord. Door de Rototilt met vorkenbord te koppelen aan de graafmachine, is het vorkenbord 360 graden te draaien. De Rototilt was voor de prioriteitsdatum van het octrooi van Slemaco bekend. Het verweer van Slemaco dat een graafmachine geen verreiker is, gaat niet op. In conclusie 15 bij het octrooi wordt namelijk gesproken over toepassing bij een hefinrichting en de rechtbank ziet niet in waarom een graafmachine geen hefinrichting is. Er kunnen immers behoorlijke lasten met een graafmachine worden geheven. Dat de Romastor enkel een vorkenbord is en aan de Rototilt verschillende verzetstukken bevestigd kunnen worden is geen argument voor de nieuwheid van de Romastor.
Slemaco beroept zich op een tweetal hulpverzoeken. In het eerste hulpverzoek worden de genoemde conclusies beperkt tot verreikers. In het tweede hulpverzoek worden de conclusies aangevuld met een omschrijving voor een Manitou (merk verreiker) specifiek koppelmechanisme.
Hulpverzoek 1 faalt, omdat Manitou verreikers al 25 jaar op de markt zijn en het zodanig aanpassen van een Rototilt dat deze op een Manitou past, vereist geen inventieve denkarbeid. Slemaco heeft tevens onvoldoende onderbouwd dat het vakgebied van verreikers dusdanig anders is dat een gemiddelde vakman niet naar graafmachines en de Rototilt zou kijken om een verreiker van een roterend vorkenbord te voorzien. De in het tweede hulpverzoek omschrijving van het voor de Manitou specifieke koppelmechanisme beschrijft een routinematige aanpassing van de Rototilt met vorkenbord en kan daarom geen inventiviteit verlenen. Er is geen sprake van een ‘long felt want’, zoals Slemaco betoogt. Het is nog maar de vraag of de ‘want’ wel bestond nu bekend is dat met een graafmachine met een Rototilt en een vorkenbord het probleem dat het octrooi van Slemaco zegt op te lossen, al heeft opgelost. Tevens stammen de overlegde YouTube-filmpjes van net voor de prioriteitsdatum zodat niet van een ‘long’ tijdsverloop gesproken kan worden.
Dat VHS per abuis het merk Romaster heeft gebruikt op opdrachtbevestigingen aan derden voor de levering van ander merken vorkenborden kan niet wegnemen dat er sprake is van merkinbreuk. Dat er op dat moment nog wel een distributieovereenkomst bestond tussen Slemaco en VHS doet daaraan niet af. Ook het in de lucht houden van de marktplaatsadvertenties na afloop van de samenwerking is als merkinbreuk te kwalificeren. Het in advertenties voor een concurrerend vorkenbod vermelden van de domeinnaam www.romastor.nl is eveneens als merkinbreuk aan te merken.
Het gebruik van VHS van de domeinnamen met het ROMASTOR opgenomen levert merkinbreuk op, ook al linken de domeinnamen direct door naar de website van VHS waar geen vorkenborden opstaan. De samenwerking is op rechtmatige wijze beëindigd. Uit deze beëindiging vloeide de verplichting de domeinnamen aan Slemaco over te dragen.
Het beroep van Slemaco op slaafse nabootsing slaagt niet. Roterende vorkenborden zijn verregaand technische producten en niet valt in te zien dat de niet-technisch bepaalde onderdelen voldoende zijn om van een onderscheidend vermogen te kunnen.
Het beslag dat Slemaco heeft laten leggen op grond van octrooi-inbreuk, moet worden opgeheven. De octrooi-inbreuk is immers afgewezen. Aan het beslag is merkinbreuk niet ten grondslag gelegd. De gevorderde inzage in de beslagen stukken moet daarom ook afgewezen worden.
De registratie door Slemaco van de domeinnamen waar VHS in voorkomt is onzorgvuldig jegens VHS en de domeinnamen met VHS erin dienen aan VHS overgedragen te worden. Voor de domeinnaam ROMASTORBLADEL.NL geldt dat niet. Het enkele feit dat VHS gevestigd is in Bladel en Slemaco niet, levert nog geen onrechtmatig feit op. De domeinnaam ROMASTORVHS.NL moet worden doorgehaald.
IEPT20160629, Rb Den Haag, Slemaco v VHS
(Kopie originele vonnis)
