HvJEU: Gerecht onduidelijk in haar overweging over het aanprijzende karakter van het woord ‘So’

28-10-2016 Print this page
IEPT20161027, HvJEU, Debonair v EUIPO

Gerecht onvoldoende gemotiveerd of het aanprijzende karakter van het onderscheidende element ‘So’ op zich zelf staat of enkel in combinatie met een ander woord. Hof verwijst beslissing terug naar Gerecht.

MERKENRECHT

In 2008 heeft Groupe Léa Nature een aanvrage voor registratie van een Uniemerk van een woord-/beeldmerk SO’BIO etic in de klassen 3 en 25. Debonair heeft hier tegen oppositie ingediend op grond van haar oudere merken SO…? in onder meer de klassen 3 en United Kingdom registratie van het woordmerk SO..? in klasse 25. De oppositie is afgewezen en Debonair is hiertegen in beroep gekomen. De raad van beroep vernietigt de afgewezen oppositie-beslissing en wijst de aanvrage tot registratie van het woord-/beeldmerk SO’ Bio etic af, omdat het dominante element (SO) in de merken overeenkomt en de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, soortgelijk is aan de waren en diensten van de SO…?-merken van Debonair.

Hiertegen komt Groupe Léa Nature in beroep bij het Gerecht. Het Gerecht vernietigt de beslissing van de kamer van beroep. Het Gerecht is van oordeel dat de merken visueel en conceptueel niet overeenstemmen en de fonetische overeenstemming beperkt is. Over het aanprijzende karakter van dominante element ‘So’ is het Gerecht echter onduidelijk. In rechtsoverweging 73 stelt het Gerecht dat het woord ‘So’ op zichzelf aanprijzend is, terwijl het in rechtsoverweging 87 stelt dat het woord ‘So’ in combinatie met een ander woord aanprijzend is.

Debonair komt tegen de beslissing van het Gerecht in beroep. Het Hof oordeelt dat het Gerecht in strijd heeft gehandeld met haar motiveringsplicht door in haar onderbouwing niet consisitent over het aanprijzende karakter van het woord ‘So’ te overwegen. Het Hof wijst de beslissing terug naar het Gerecht.

36. “Consequently, it must be held that the statement of reasons in the judgment under appeal is contradictory in that regard, because, in expressing its views concerning the earlier marks, the General Court stated, on the one hand, in paragraph 73 of that judgment, that the element ‘so’, the only word element in those marks, had a laudatory function and, on the other hand, in paragraph 87 of that judgment, that that laudatory function existed when the element ‘so’ was accompanied by another word. Such a contradiction in the reasoning amounts to a failure to state reasons. In the present case, the parties and the Court are unable to ascertain whether, in the General Court’s analysis, the word element ‘so’ has a laudatory function only when it is used with another word or also when it is used on its own.

37.
It follows that the General Court did not comply with its obligation to state reasons for the judgment under appeal in accordance with the case-law referred to in paragraph 32 of the present judgment.”

IPPT20161027, CJEU, Debonair v EUIPO

C-537/14 P - ECLI:EU:C:2016:814

Zie ook IEPT20151015