Uitleg stand van de techniek: begrip vakman kan niet leiden tot een uitleg van een conclusie een element wordt weggeïnterpreteerd. Inventiviteit: niet bestaan probleem of niet werken oplossing betreft inventiviteit van de geclaimde materie, stel- en bewijsplicht voor ontbreken technisch effect, leidend tot inventiviteitsgebrek, rust op degene die het nietigheidsverweer voert. Geen dubbele octrooiering omdat conclusies niet identiek zijn. Inbreuk voortbrengselconclusies EP 537: zonder functie als conclusiekenmerk ook indien technische toepassing (problem-solution) niet speelt. Nieuwheid EP 744 aangenomen. Modelrechten cartridges geldig. Geen uitputting aangenomen. Misleidende capaciteitsvergelijking.
OCTROOIRECHT – MODELRECHT – RECLAMERECHT
Samsung is houdster van diverse octrooien en Gemeenschapsmodellen met betrekking tot tonercartridges voor laserprinters en beroept zich in deze procedure op de octrooien EP 537 en EP 744 en de Gemeenschapsmodellen GM 687 en GM 551. Maxperian en Digital Revolution exploiteren webwinkels via welke zij printers en tonercartridges aanbieden en verkopen in Nederland en België. Volgens Samsung maken toners van gedaagden inbreuk op haar IE-rechten. Zie voor de eerdere kort geding procedure IEPT20140109 (Vzgr) en IEPT20140527 (hof).
EP 537 is volgens de rechtbank nawerkbaar. Het is niet in geschil dat de vakman een cartridge met de in conclusies 1 en 2 opgesomde kenmerken zonder undue burden kan vervaardigen en de uitvinding volgens die conclusies kan toepassen. Immers, de uitvinding volgens conclusie 1 en 2 is een voortbrengsel met bepaalde structurele kenmerken en Maxperian c.s. heeft niet gesteld dat het maken van dit voortbrengsel op bezwaren zou stuiten. Voor zover wordt aangevoerd dat het probleem dat het octrooi beschrijft niet kan worden opgelost zonder de aanwezigheid van een afvaltonertransportorgaan en dat het probleem niet zou bestaan en (derhalve) door Samsung is verzonnen, betreft dit verweer volgens de rechtbank niet de nawerkbaarheid, maar de inventiviteit van de geclaimde materie.
EP 537 is ook nieuw volgens de rechtbank in het licht van US 608, omdat US 608 niet het kenmerk “‘waarbij een bovenwand (92) van de afvaltonerhouder (20) een dieper gelegen deel (40) omvat dat naar beneden naar de fotogeleider (1) toe” omvat. Het standpunt van Maxperian c.s. dat de vakman gezien zijn begrip van de functie van de dieper gelegen delen (het wegduwen van zich in het midden ophopende afvaltoner), zal begrijpen dat het erom gaat dat de dieper gelegen delen zijn gericht in de richting waar de toner vandaan komt wordt verworpen. Dit gestelde begrip kan namelijk niet leiden tot een uitleg van conclusie 1 waarin de richting van de verdieping geheel wordt weggeïnterpreteerd.
Met betrekking tot de inventiviteit stelt de rechtbank voorop de stel- en bewijsplicht voor het ontbreken van het technisch effect, leidend tot een inventiviteitsgebrek, rust op degene die het nietigheidsverweer voert. Aangezien in het octrooi geen aanwijzing is te vinden dat het probleem van het ophopen van toner in het midden van de fotogeleider door het meeste gebruik van toner aldaar niet zonder het afvaltonertransportorgaan kan worden opgelost en ook niet op andere gronden kan worden aangenomen dat zonder het afvaltonertransportorgaan de afvaltoner niet kan worden verspreid en afgevoerd naar het opslaggebied, gaat de rechtbank voorbij aan de stelling van Maxperian c.s. ten aanzien van het ontbreken van een technisch effect van het dieper gelegen deel in cartridges volgens de conclusies 1 en 2.
De rechtbank volgt Maxperian c.s. niet in hun stelling dat sprake is van dubbele octrooiering. Voor zover dit al een nietigheidsgrond zou zijn, is in casu geen sprake van identieke conclusies, maar overlappende conclusies. Er is dus geen sprake van dezelfde uitvinding.
Vervolgens wordt geoordeeld dat versie A van de MLT-1042S cartridges van Maxperian c.s. inbreuk maakt op de voortbrengselconclusies 1 en 2 van EP 537. Het betoog van Maxperian c.s. dat de genoemde problemen (klonterende/verhardende toner en ophoping van toner in het midden van de fotogeleider) niet optreden in haar versie A cartridges, zodat het dieper gelegen deel in die cartridges niet de afvaltoner-opzij-schuif-functie volgens het octrooi vertoond wordt verworpen. Omdat conclusie 1 en 2 zuivere voortbrengselconclusies zijn met bepaalde structurele kenmerken waaraan de versie A cartridges voldoen, kan de rechtbank niet inzien dat alleen sprake is van inbreuk als de door het octrooi beschreven technische toepassing in de cartridges aan de orde is.
Met betrekking tot EP 744 wordt nieuwheid aangenomen ten opzichte van US 493. Uit US 493 blijkt niet duidelijk en ondubbelzinnig dat de wigvormige blokken (122) als met aan de onderste behuizing verbonden ribben of balken moeten worden aangemerkt die – zoals de ribben van US 497 – zelfstandig, dus zonder verbinding met de bovenste behuizing, vervorming van de onderste behuizing kunnen tegengaan, zoals de conclusie vereist. Ook ten aanzien van EP 744 wordt geoordeeld dat sprake is van inventiviteit en dat sprake is van toegevoegde materie wordt niet gevolgd. De rechtbank is verder van oordeel dat sprake is van inbreuk op EP 744. Het beroep op uitputting van de octrooirechten faalt, aangezien het beroep in het licht van de betwisting van Samsung onvoldoende is gemotiveerd.
De modelrechten van Samsung op de cartridges zijn volgens de rechtbank geldig. Een cartridge is geen onderdeel van een printer als samengesteld voortbrengsel en niet uitsluitend bepaald door een technisch effect en het is niet inzichtelijk gemaakt dat alle uiterlijke kenmerken van Samsungs modellen nodig zijn voor de compatibiliteit met de printer.
Afsluitend oordeelt de rechtbank nog dat sprake is van een misleidende capaciteitsvergelijking met betrekking tot de capaciteit van de Digital Revolution cartridge. Volgens Digital Revolution zou de capaciteit van haar toners 40% hoger liggen dan die van Samsung. DR heeft niet bestreden dat deze vergelijking niet gebaseerd is op een daadwerkelijke vergelijking van de printcapaciteit van de cartridges van DR met de cartridges van Samsung, maar op de afdrukresultaten van twee tests met elk één cartridge van DR die zijn vergeleken met de informatie die Samsung bij haar cartridges aan haar klanten verstrekt. Er is niet betwist dat de informatie van Samsung een garantie is omtrent het aantal te maken afdrukken en dat de werkelijke capaciteit altijd hoger uitvalt. Omdat Maxperian c.s. met haar advertentietekst suggereert dat de daadwerkelijke capaciteit 40% hoger ligt dan die van Samsung, wordt onvoldoende gefundeerde informatie verstrekt, waardoor sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.
IEPT20161130, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution
(ECLI-versie)
IEPT20161130, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution
(Met dank aan Bas Berghuis, Mattie de Koning en Paul Tjiam, Simmons & Simmons LLP)
