Inbreuk Uniewoordmerk ‘FLIP-IN HAIR’ voor hair extensions

IEPT20170310, Rb Den Haag, Pasoday v Hair Workxx

Print pagina
IEPT20170310, Rb Den Haag, Pasoday v Hair Workxx

Ondanks half jaar tussen sommatiebrief en dagvaarding Pasoday toch spoedeisend belang: Pasoday voldoende voortvarend gehandeld. Geen inbreuk intellectuele rechten hair extensions: modelrechten hair extensions op naam van failliete vennootschap, bevestigingsdraad hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd want technisch bepaald en uiterlijk hair extensions te weinig onderscheidend voor beroep op slaafse nabootsing. Merken FLIP-IN en FLIP-IN-HAIR niet verworden tot soortnaam: Pasoday voldoende aangetoond dat zij tekens als merk gebruikt. Logo Hair Workxx (hierna HW) maakt inbreuk op merken Pasoday: visueel, auditief en begripsmatig identiek aan merken Pasoday.  Domeinnamen maken inbreuk op merken Pasoday.  Geen auteursrecht slogan Pasoday: gangbare zin in het Engels. Ten aanzien van folders en instructiemateriaal maakt HW inbreuk op auteursrechten Pasoday: HW betwist auteursrecht Pasoday op dit materiaal niet. Mededeling dat HW leverancier Flip-In Hair is, onrechtmatig.


PROCESRECHT - MODELRECHT - AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING - MERKENRECHT - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN


Kort geding. Pasoday houdt zich bezig met de ontwikkeling en de verkoop van hair extensions. Bestuurster X is enig aandeelhouder. X was ook aandeelhouder van Flip-In Hair. Dit bedrijf verhandelde eveneens hair extensions. FIH is in 2016 failliet gegaan. In 2015 heeft Pasoday de voorraad en distributiecontracten overgenomen. X is houdster van diverse Flip-In hair merken-en modellenregistraties, waaronder het Uniewoordmerk FLIP-IN HAIR en internationale woordmerk FLIP-IN met gelding o.a. in de EU. Pasoday gebruikt de volgende logo's:

 







Hair Workxx (hierna: HW) handelt eveneens in hair extensions. Partijen hebben in de periode 2010-2015 samengewerkt. Op haar verpakkingen gebruikt HW dit logo.









Instructiefolders van beide partijen zien er als volgt uit:

























(boven de folder van Pasoday, onder de folder van HW)

Tussen de sommatiebrief en de ingestelde kort geding procedure zit een half jaar, maar het verweer van Hw, dat spoedeisend belang ontbreekt, moet toch worden gepasseerd. In deze periode hebben partijen namelijk een gesprek gehad om tot een oplossing te komen en toen dit niet lukte heeft Pasoday aangifte gedaan bij de politie in afwachting van een strafrechtelijke procedure. Toen de politie - na enige tijd - aangaf dat allereerst een civiele procedure ingesteld moest worden heeft Pasoday dat gedaan. Niet kan worden gesteld dat Pasoday onvoldoende voortvarend heeft gehandeld.

Inbreuk op intellectuele rechten hair extensions?

Het beroep van Pasoday op de modelrechten op de hair extensions faalt, omdat deze op naam staan van de inmiddels failliete vennootschap FIH.

De bevestigingsdraad, waarmee het haarstuk op het hoofd wordt bevestigd, wordt anders dan Pasoday stelt, niet auteursrechtelijk beschermd. De voorzieningenrechter oordeelt dat de bevestigingsdraad van de hair extensions zozeer technisch dan wel functioneel bepaald zijn, dat daarin geen persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen. Dat er bij de bevestigingsdraad creatieve keuzes zijn gemaakt, heeft Pasoday niet gesteld.

Voor een verbod op slaafse nabootsing komt het product evenmin in aanmerking. Pasoday heeft onvoldoende gesteld dat het nagevolgde product zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten.

Merkinbreuk door gebruik van de tekens ‘Flip-In’ en ‘Flip-In Hair’

HW voert aan dat de merken zijn vervallen omdat deze door toedoen of nalaten van Pasoday zijn verworden tot soortnaam, als bedoeld in artikel 51 lid 1 onder B UMVo. De voorzieningenrechter oordeelt allereerst dat de merken in beginsel als geldig moeten worden beschouwd omdat HW met betrekking tot de merken geen procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij EUIPO of in een bodemprocedure is gestart, conform artikel 99 lid 1 UMVo. Het geldigheidsverweer wordt echter wel beoordeeld door de voorzieningenrechter omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in een procedure dat gericht is op voorlopige en beschermende maatregelen,  niet mogelijk is. Het geldigheidsverweer faalt. Ja, het ziet ernaar uit dat de aanduidingen Flip-In en Flip-In Hair in een aanzienlijk aantal gevallen generiek gebruikt lijken te worden, maar voor het verworden tot soortnaam is ook nog vereist dat dat is gebeurd door toedoen of nalaten van de merkhouder. Pasoday heeft voldoende aangetoond, dat zij is opgetreden tegen derden die het merk gebruikten en dat zij consequent het ® -teken gebruikt in combinatie met haar merken.

Inbreuk door gebruik HW-logo

Naar voorlopig oordeel vertoont het HW logo grote overeenstemming met de merken. Het bevat in grote, duidelijke, leesbare letters het woordelement Flip-In Hair dat visueel, auditief en begripsmatig identiek is aan het merk FLIP-IN HAIR en overeenstemt het merk FLIP-IN. Het afwijkende visuele element in de vormgeving doet evenwel niet af aan de hiervoor geconstateerde overeenstemming tussen de dominante woordelementen Flip-In Hair en de merken. Dat er verschillen in vormgeving tussen de logo’s van Pasoday en het HW logo bestaan is volgens de voorzieningenrechter een auteursrechtelijk argument en is in merkenrechtelijke zin niet relevant. Het feit dat HW het logo gebruikt voor identieke waren brengt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat door het gebruik van het HW logo bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Ook maakt HW middels de domeinnamen gebruik van de tekens Flip-In Hair en Flip-In voor identieke waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Het beroep op rechtsverwerking faalt: de domeinnamen zijn zonder toestemming door Pasoday geregistreerd en op de diverse verzoeken van Pasoday om de domeinnamen over te dragen heeft HW geen gehoor gegeven.

Auteursrecht slogan

Op de slogan van Pasoday “Look good in the hair you wear” rust volgens de voorzieningenrechter geen auteursrecht. De woorden vormen een gangbare zin in de Engelse taal met een gebruikelijke zinsopbouw en combinatie van woorden.

Auteursrechtinbreuk overig materiaal

HW-folder en HW instructiemateriaal

HW heeft niet betwist dat Pasoday auteursrecht toekomt op de folder en het instructiemateriaal, inclusief de daarin opgenomen foto’s. Dat ook derden de foto’s zonder toestemming gebruiken doet hieraan niet af. Door dit materiaal te gebruiken handelt HW in strijd met het auteursrecht van Pasoday.

Misleiding en oneerlijke handelspraktijk

Met de mededelingen dat HW exclusief distributeur en leverancier is van Flip-In Hair suggereert HW ten onrechte dat zij rechthebbende is op de merken en handelt HW met deze uitingen in strijd met artikelen 6:193c BW en 6:194 BW.

De IEPT volgt

ECLI:NL:RBDHA:2017:2312