Aangeven compatibiliteit van chips met MIFARE-technologie valt onder eerlijk merkgebruik

26-04-2017 Print this page
IEPT20170419, Rb Den Haag, NXP v Infineon

Uitingen Infineon dat producten ‘Mifare compatible’ zijn of dat sprake is van ‘Mifare compatibility’ vallen onder eerlijk merkgebruik MIFARE-merken: teken Mifare gebruikt als aanduiding van de bestemming van de waar, gebruik is nodig om compatibiliteit met MIFARE-technologie mee aan te geven en uitingen niet in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Onvoldoende onderbouwd dat in het kader van misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame wel sprake is van misleidend, verwarringwekkend of oneerlijk gebruik.

 

MERKENRECHT - RECLAMERECHT

 

Eiser NXP produceert onder meer kaart- en readerchips, software en bijbehorende producten die geschikt zijn voor toepassing in RFID-systemen. NXP is houdster van een aantal Unie- en Benelux woord- en beeldmerken voor het merk MIFARE. Gedaagde Infineon produceert net als NXP chips die geschikt zijn voor toepassing in RFID-systemen. Het betreft zowel kaart- als readerchips. Infineon produceert daarnaast ook software voor op de chips.

 

Het onderhavige geschil betreft mededelingen van Infineon met betrekking tot een aantal producten van Infineon, inhoudende dat deze producten “Mifare compatible” zijn of dat sprake is van “Mifare compatibility”. Hiermee maakt Infineon volgens NXP inbreuk op haar merkrechten. Daarnaast is volgens NXP sprake van misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame.

 

Volgens de rechtbank valt het bovenstaande gebruik echter onder eerlijk merkgebruik van de MIFARE-merken als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE en artikel 12 lid 1 sub c UMVo.  

 

Als onvoldoende gemotiveerd betwist, neemt de rechtbank aan dat Infineon chips maakt die werken met de MIFARE-technologie, in die zin dat deze chips gebruikt kunnen worden in de plaats van de chips die door NXP onder de MIFARE-merken worden verhandeld. Volgens de rechtbank gebruik Infineon het teken Mifare om aan te geven dat de chips van Infineon werken met producten die zijn gebaseerd op de technologie waarvoor de MIFARE-merken zijn geregistreerd. Het teken wordt volgens de rechtbank derhalve gebruikt ter aanduiding van de bestemming van de waar.

 

Daarnaast is het gebruik van de aanduiding “Mifare compatible” of “Mifare compatibility” volgens de rechtbank noodzakelijk in die zin dat het gebruik van deze aanduiding in de praktijk het enige middel is om de compatibiliteit met de MIFARE-technologie aan te geven. Een door NXP aangedragen “riedel” dekt volgens de rechtbank de lading niet en vormt derhalve geen alternatief voor gebruik van “Mifare compatible” of “Mifare compatibility”.

 

Voorts oordeelt de rechtbank dat het gebruik van de uitingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibilty” niet in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De rechtbank overweegt onder meer dat door de toevoeging van het woord “compatible” of “compatibility” niet de indruk  wordt gewekt dat sprake is van een commerciële band met NXP en de enkele omstandigheid dat NXP mogelijk minder kaartchips verkoopt dan zij zou doen in de situatie dat Infineon geen gebruik zou maken van het Mifare-teken, niet betekent dat sprake is van gebruik in strijd met eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

 

In het kader van de misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame stelt de rechtbank dat niet is onderbouwd waarom hier wel sprake is van misleidend of verwarringwekkend gebruik dan wel van het met dat gebruik behalen van oneerlijk voordeel. Infineon verwijst volgens de rechtbank met het gebruik van het Mifare-teken niet naar specifieke producten van NXP, maar naar de technologie waarvoor NXP de MIFARE-merken heeft ingeschreven.

 

Gelet op het bovenstaande wijst de rechtbank de vorderingen van NXP af en wordt XNP veroordeeld in de proceskosten. NXP wordt ook veroordeeld in de proceskosten die Infineon heeft gemaakt bij haar voorwaardelijke vordering in reconventie waarin zij nietigheid van de merken vorderde op grond van beschrijvendheid. Naar het oordeel van de rechtbank kan in deze zaak het instellen van de voorwaardelijke vordering in reconventie worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. De totale proceskosten bedragen derhalve  € 160.325,91-.  

 

IEPT20170419, Rb Den Haag, NXP v Infineon

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:3987