Verweer gedaagde dat Uniewoordmerken BODY PUMP en BODYPUMP onderscheidend vermogen hebben verloren afgewezen: rechtbank moet in afwezigheid reconventionele nietigheidsvordering uitgaan van geldigheid merken. Onderscheidend vermogen Bodypump-woordmerken gering: algemeenheid en (zekere) beschrijvendheid van de onderdelen daarvan onbestreden. Overeenstemming tussen Bodypump-merken en teken Pump: PUMP is meest onderscheidende deel woordmerken nu BODY algemener en beschrijvend(er) is, auditieve en visuele overeenstemming door gelijkheid onderscheidende deel. Verwarringsgevaar tussen Bodypump-merken en teken Pump: naast aanzienlijke overeenstemming merk en teken is niet in geschil dat diensten identiek zijn. Onvoldoende onderbouwd dat Pump een generieke aanduiding is voor krachttraining in de zin van art. 12 lid 1 sub b en lid 2 UMVo. Ook inbreuk op woordmerk SH’BAM door gebruik teken Sh’Beng: verwarringsgevaar door grote overeenstemming tussen merk en teken en identieke diensten.
Eiser HDD is als distributeur en agent voor buitenlandse fitnessbedrijven betrokken bij sport- en fitnessgerelateerde activiteiten. HDD is licentienemer van LMI, een wereldwijd opererend bedrijf dat fitnessprogramma’s, al dan niet gecombineerd met muziek, ontwikkelt en aanbiedt. Het betreft licenties op een aantal Unie woord- en beeldmerken, ingeschreven voor de trainingsconcepten Bodypump en Sh’bam. Gedaagde biedt fitnessprogramma’s aan onder de aanduiding van de tekens ‘Pump’ en ‘Sh’Beng’. Volgens HDD maakt Gedaagde hiermee inbreuk op de Bodypump- en Sh’bam merken.
De rechtbank stelt allereerst vast dat HDD als licentienemer van LMI onder de ingeroepen Uniemerken op grond van artikel 22 lid 3 UMVo het zelfstandige recht heeft verkregen een vordering wegens inbreuk in te stellen tegen Gedaagde.
Het betoog van Gedaagde dat de Uniewoordmerken BODY PUMP en BODYPUMP hun onderscheidend vermogen hebben verloren, wordt door de rechtbank niet gevolgd. De rechtbank stelt dat voor zover Gedaagde hiermee de geldigheid van Bodypump-merken in twijfel wil trekken, dit betoog niet kan slagen nu de rechtbank in afwezigheid van een reconventionele nietigheidsvordering moet uitgaan van de geldigheid van deze Uniemerken (artikel 99 lid 1 UMVo). De rechtbank stelt wel vast dat het onderscheidend vermogen van de Bodypump-woordmerken gering is. De algemeenheid en (zekere) beschrijvendheid van de onderdelen van het woordmerk zijn door HDD ook niet bestreden.
In het kader van de overeenstemming van de Bodypump-merken en het teken Pump stelt de rechtbank dat het teken identiek is aan het tweede gedeelte van de Bodypump-merken. De rechtbank overweegt dat hoewel doorgaans het begin van een woord meer aandacht trekt, dat effect in dit geval wordt verzwakt nu het gedeelte BODY algemener is dan PUMP, en tot op zekere hoogte beschrijvend voor fitness(lessen). Het refereert volgens de rechtbank namelijk aan het doel van fitness: het lichaam (body) fit houden. PUMP is volgens de rechtbank weliswaar niet dominant, maar wel het meest onderscheidende onderdeel van de woordmerken. De rechtbank stelt dat Gedaagde terecht heeft aangevoerd dat PUMP kan verwijzen naar aspecten van fitness / krachttraining, bijvoorbeeld het oppompen van de spieren, maar dat dit verband naar haar oordeel minder sterk is dan bij BODY.
Door de gelijkheid van het onderscheidende deel, stemmen merk en teken volgens de rechtbank zowel visueel als auditief overeen. Begripsmatige overeenstemming is volgens de rechtbank niet in geschil, waardoor sprake is van een aanzienlijke mate van overeenstemming tussen de Bodypump-merken en het Body teken.
Bij het de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar ‘sub b’ bespreekt de rechtbank de Bodypump-merken (BODYPUMP en BODY PUMP) gezamenlijk nu de spatie naar het oordeel van de rechtbank een voor de beoordeling van het verwarringsgevaar irrelevant verschil is. Bovendien stelt de rechtbank vast dat niet in geschil is dat de diensten waarvoor het merk is ingeschreven identiek zijn aan die waarvoor het teken wordt gebruikt. Vanwege de aanzienlijke overeenstemming tussen merk en teken en de gelijkheid van aangeboden diensten is volgens de rechtbank sprake van verwarringsgevaar. Het publiek zou namelijk kunnen menen dat de door Gedaagde onder het teken Pump aangeboden fitnesslessen van LMI afkomstig zijn, met haar toestemming (onder licentie) door Gedaagde wordt aangeboden, of dat er anderszins een economische band bestaat tussen LMI en Gedaagde. Dat de Bodypump-merken een gering onderscheidend vermogen hebben, doet daar naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aan af.
Gedaagde heeft nog betoogd dat Pump een generieke aanduiding is voor krachttraining en dat op grond van artikel 12 lid 1 onder b en lid 2 UMVO, het haar niet kan worden verboden zich in het economisch verkeer te bedienen van aanduidingen betreffende kenmerken van de aangeboden waren of diensten. De rechtbank verwerpt dit verweer echter en stelt dat Gedaagde geen enkele concrete aanwijzing heeft gegeven waaruit blijkt dat het publiek het teken Pump zo opvat. Het enkele feit dat de film Pumping Iron populair was in de fitnesswereld in de periode na 1977, is naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval te weinig concreet.
Ook de gestelde inbreuk op het woordmerk SH’BAM door het gebruik van het teken Sh’Beng wordt door de rechtbank toegewezen. Volgens de rechtbank is ook hier sprake van verwarringsgevaar, gelet op de aanzienlijke mate van onderscheidend vermogen, de grote overeenstemming tussen merk en teken en het feit dat de aangeboden diensten identiek zijn.
De overige vorderingen, op grond van het auteursrecht en de onrechtmatige daad, worden door de rechtbank als onvoldoende onderbouwd afgewezen. De rechtbank beveelt Gedaagde om binnen een week na betekening van het vonnis elke inbreuk op de Bodypump- en Sh’bam merken te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag dat zij hiermee in gebreke blijft, tot een maximum van € 10.000,-. Daarnaast wordt Gedaagde veroordeeld tot vergoeding van de door HDD en LMI als gevolg van de merkinbreuk geleden schade en in de proceskosten van het geding, aan de zijde van HDD begroot op € 12.122,99.
IEPT20170503, Rb Den Haag, HDD
