Woordmerk ‘MEMORY’ niet zuiver beschrijvend en niet verworden tot soortnaam voor het kaartspel
30-05-2017 Print this page
Woordmerk ‘MEMORY’ onderscheidend voor kaartspel: feit dat het kaartspel draait om geheugen maakt het merk niet zuiver beschrijvend, Ravensburger heeft steeds opgetreden tegen beschrijvend gebruik waardoor geen sprake is van verwording tot soortnaam door haar toedoen of nalaten. Jaludo maakt inbreuk door gebruik van het woord ‘memory’ voor digitale kaartspellen: gebruik op manier die door publiek als herkomstduiding kan worden opgevat en niet slechts in beschrijvende zin, suggestie van verband met merkhouder Ravensburger. Voor zover geen sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten is voldoende aannemelijk dat sprake is van inbreuk ‘sub d’ (gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten): voldoende aannemelijk dat Jaludo ongerechtvaardigd voordeel trekt uit/afbreuk doet aan onderscheidend vermogen MEMORY.
Hoger beroep tegen (IEPT20151026). Ravensburger houdt zich bezig met het ontwerpen en fabriceren van onder meer puzzels en spelletjes en is houdster van het Benelux-woordmerk ‘MEMORY’, ingeschreven voor spellen en speelgoed. Jaludo biedt een serie digitale spellen aan met het woord ‘Memory’ in de titel en omschrijving (Jaludo Memory , Shrek Memory, Justin Bieber Memory, Dieren Memory etc.) Volgens Ravensburger maakt Jaludo hiermee inbreuk op haar woordmerk ‘MEMORY’. De voorzieningenrechter oordeelde in 2015 echter dat Jaludo het teken 'memory' niet voor waren of diensten, maar als (loutere) beschrijving is van de door haar aangeboden spellen gebruikte. Ravensburger komt in dit hoger beroep op tegen die beslissing.
Het hof overweegt dat Ravensburger voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het woordmerk ‘MEMORY’ zowel ten tijde van deponering en op dit moment onderscheidend vermogen heeft. Het feit dat het bij het spelen van de desbetreffende (fysieke en digitale) legkaartspellen aankomt op gebruik van het geheugen maakt het Engelse woord 'memory' volgens het hof niet zuiver beschrijvend in die zin dat het louter (als zodanig direct herkenbare) informatie verschaft over het spel. Bovendien heeft Ravensburger naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat de onderscheidende kracht van het woordmerk door het wijdverbreide gebruik van het merk in de Benelux sinds de inschrijving daarvan aanzienlijk is toegenomen.
Ook heeft Ravensburger volgens het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat zij steeds optreedt tegen derden die het teken 'memory' ter aanduiding/beschrijving van spellen gebruiken en er in zoverre geen sprake van kan zijn dat haar merkrecht door haar toedoen of nalaten tot soortnaam is verworden. Het hof gaat er derhalve vanuit dat ‘MEMORY’ een rechtsgeldig merk is dat niet door nietigverklaring of vervallenverklaring wordt bedreigd.
Het standpunt van Jaludo dat zij het woord 'memory' louter in beschrijvende zin heeft gebruikt is volgens het hof door Ravensburger voldoende weerlegd. Het hof verwijst naar ingebrachte producties waaruit blijkt dat Jaludo het woord ‘memory’ - veelal met hoofdletter M - wel degelijk gebruikt ter onderscheiding van haar digitale spellen en op een wijze die door het relevante publiek als herkomstaanduiding kan worden opgevat. Hierdoor kan volgens het hof de suggestie ontstaan van een verband tussen de betrokken spellen en merkhouder Ravensburger. Het feit dat Jaludo het woord ‘memory’ gebruikt in combinatie met een ander woord doet hier naar het oordeel van het hof niet aan af, te minder omdat Ravensburger haar merk zelf ook zo gebruikt.
Ook indien aangenomen zou worden dat Jaludo het woord niet gebruikt ter onderscheiding van waren, is haar handelen volgens het hof inbreukmakend nu voldoende aannemelijk is dat Jaludo door haar gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk van Ravensburger en/of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen daarvan. Het gaat hierbij onder meer om het gebruik van teksten als "Dit is een leuke Memory-variant" en "deze keer moet je setjes van twee dezelfde plaatsjes vinden, net als in Memory". Hiermee is volgens het hof de conclusie gewettigd is dat de bodemrechter - voor zover hij het verbod niet op de gronden vermeld in artikel 2.20 lid 1 sub a tot met c BVIE toewijsbaar acht - hij het op grond van ‘sub d ‘ zal toewijzen.
Op grond van het bovenstaande vernietigt het hof dat het vonnis van de voorzieningenrechter en wordt het door Ravensburger gevorderde verbod alsnog toegewezen. Een door Jaludo ondertekende onthoudingsverklaring biedt volgens het hof geen zodanige garantie dat van een toereikend belang in de zin van art. 254 Rv geen sprake meer is.
Jaludo wordt veroordeeld in de proceskosten in beide instanties. Omdat Ravensburger echter heeft nagelaten de kosten van het hoger beroep te specificeren geschiedt de proceskostenveroordeling voor het hoger beroep op basis van het liquidatietarief (€ 894,- voor salaris). In het kader van de proceskosten in eerste aanleg wordt het salaris - op basis van het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding - begroot op € 6.000,-.
IEPT20170523, Hof Amsterdam, Ravensburger v Jaludo
