Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Uniemerken van Spartan Race bekende merken zijn in de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo: ingebrachte stukken duiden niet op groot marktaandeel in de EU, reclame-inspanningen en publiciteit vooral gericht op VS.
Beroep op Uniewoord-/beeldmerk voor kleding en sportartikelen SPARTAN RACE verworpen: waren niet soortgelijk aan tv-programma SPARTAN X waarin deelnemers Spartaanse opdrachten uitvoeren. Beroep op Uniewoordmerk voor kleding en organisatie van obstacle races SPARTAN RACE eveneens verworpen: ook obstacle races niet soortgelijk aan tv-programma. Zelfs indien enige soortgelijkheid wordt aangenomen is geen sprake van verwarringsgevaar: weliswaar enige overeenstemming tussen merk en teken wegens identieke bestanddeel SPARTAN, overeenstemming beperkt door afwijking in meest onderscheidende bestanddeel, SPARTAN RACE heeft op zijn best zeer beperkt onderscheidend vermogen voor obstacle races. Ook geen verwarringsgevaar tussen teken SPARTAN X en merk SPARTAN UP dat onder meer is ingeschreven voor publicaties op het gebied van lichaamsoefening inclusief video-opnamen: merk heeft hooguit beperkt onderscheidend vermogen, beperkte overeenstemming tussen merk en teken.
Hoger beroep tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (IEPT20160601). Spartan Race organiseert sinds 2010 zogenoemde 'obstacle races', waarbij deelnemers hardlopen over moeilijk terrein en daarbij diverse obstakels moeten overwinnen. TERN heeft vanaf januari 2016 een realityshow onder de naam SPARTAN X uitgezonden op de online zender INSIGHT. De opzet van het programma is dat deelnemers uit verschillende landen worden opgesloten in een 'Spartaans Kasteel', waarbij zij 'Spartaanse opdrachten' dienen uit te voeren. TERN heeft in oktober 2015 merkaanvragen gedaan voor een SPARTAN X Unie- en Benelux woord-/beeldmerk. Volgens Spartan Race maakt TERN hiermee inbreuk op haar merken (die hieronder zullen worden besproken). Bij het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Spartan Race echter afgewezen omdat de merken waarop zij zich beroept beschrijvend zouden zijn voor obstacle races.
Het hof Den Haag stelt allereerst dat het zich beperkt tot de merken van Spartan Race die ouder zijn dan de merken van TERN nu het hof ervan uitgaat dat een gerede kans bestaat dat de later ingeschreven Beneluxmerken waar Spartan Race zich op beroept in een bodem- of oppositieprocedure nietig zullen worden verklaard. Spartan Race heeft in eerste aanleg en in hoger beroep volgens het hof niet op het nietigheidsverweer van TERN gereageerd. Dit betekent dat het hof zich beperkt tot de Uniewoordmerken SPARTAN RACE en SPARTAN UP en een Uniewoord-/beeldmerk SPARTAN.
Vervolgens oordeelt het hof dat de bovengenoemde Uniemerken van Spartan Race geen bekende merken zijn in de zin van artikel 9, lid 2, sub c UMVo . Volgens het hof heeft Spartan Race gesteld dat zij wereldwijd 'één van de grote spelers in deze sport' is, maar niet concreet aangegeven wat haar marktaandeel in de EU is. TERN heeft onweersproken gesteld dat Spartan Race vooral actief is in de Verenigde Staten en dat Spartan Race bijvoorbeeld in de Benelux nog geen enkele race heeft georganiseerd. De ingebrachte stukken duiden niet op een groot marktaandeel in de EU. Ook is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat reclame-inspanningen hebben geleid tot bekendheid van de merken binnen de EU. Spartan Race heeft nog verwezen naar publiciteit over haar races in de media, maar de nieuwsberichten die zijn overgelegd ter onderbouwing van die stelling zijn voornamelijk verschenen op Amerikaanse website. Op grond van het bovenstaande kan volgens het hof niet worden afgeleid dat de Uniemerken bekend zijn bij het relevante publiek in de EU.
Nu geen sprake is van bekende merken kan Spartan Race zich volgens het hof alleen verzetten tegen gebruik van het teken SPARTAN X voor zover de waren of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor de Uniemerken van Spartan Race zijn ingeschreven in de zin van artikel 9, lid 2, sub b UMVo. Met betrekking tot het Uniewoord-/beeldmerk SPARTAN - uitsluitend ingeschreven voor kleding en sportartikelen - stelt het hof dat van overeenstemming tussen de betrokken waren of diensten geen sprake is.
Met betrekking tot het Uniewoordmerk SPARTAN RACE - ingeschreven voor samengevat kleding en de (organisatie) van evenementen in het algemeen en obstacle races in het bijzonder – oordeelt het hof dat van soortgelijkheid naar voorlopig oordeel geen sprake is. Naast kleding zijn ook evenementen volgens het hof niet soortgelijk aan tv-programma’s: “Een tv-programma is naar zijn aard iets wezenlijk anders dan een evenement, want een tv-programma heeft niet dezelfde kenmerken als een evenement, laat staan als de dienst van het organiseren van een evenement”. Het argument van Spartan Race dat het tv-programma van TERN een aantal onderdelen kent die overeenstemmen met de onderdelen van haar obstacles runs is volgens het hof – daargelaten dat TERN die overeenstemming bestrijdt – te indirect om soortgelijkheid aan te nemen.
Ook indien in afwijking van het bovenstaande, zou moeten worden geoordeeld dat het verband tussen enerzijds de specifieke inhoud van tv-programma van TERN en anderzijds de inschrijving van het merk voor specifiek obstacle races meebrengt dat sprake is van enige soortgelijkheid, kan dat volgens het hof niet leiden tot een andere conclusie omdat van verwarringsgevaar geen sprake is. Volgens het hof is sprake van een beperkte mate van overeenstemming tussen het merk en het teken nu het eerste bestanddeel van het teken SPARTAN X identiek is aan het eerste bestanddeel van het merk SPARTAN RACE. De overeenstemming is volgens het hof echter beperkt nu het bestanddeel X - het meest onderscheidende bestanddeel - duidelijk verschilt van het element RACE.
Het merk SPARTAN RACE heeft volgens het hof bovendien ‘op zijn best een zeer beperkt onderscheidend vermogen voor obstacle races’. Niet in geschil is dat het bestanddeel RACE volledig beschrijvend is en dat het woord SPARTAN kan verwijzen naar de eigenschappen 'disciplined, courageous, showing great endurance'. Volgens het hof kan de samenstelling van SPARTAN en RACE dus duiden op een race van of voor personen met discipline, moed en uithoudingsvermogen, en staat tussen partijen ook vast dat juist deze eigenschappen
vereist zijn voor, of getest worden door deelname aan obstacle runs. Voor zover het verband tussen het merk en de obstacle runs daarmee niet voldoende rechtstreeks en concreet is om het merk nietig te achten, brengt het naar het oordeel van het hof in ieder geval mee dat het inherent onderscheidend vermogen van het merk zeer beperkt is. Gelet op hetgeen eerder in het kader van de bekendheid van de Uniemerken is besproken, kan volgens het hof niet worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het merk in relevante mate is toegenomen door het gebruik ervan. Op grond van het bovenstaande oordeelt het hof dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.
Het hof komt op soortgelijke gronden tot dezelfde conclusie met betrekking tot het merk SPARTAN UP. Hoewel dit merk naast kleding en sportartikelen ook is ingeschreven voor onder meer publicaties op het gebied van lichaamsoefening, waaronder video-opnamen, is de soortgelijkheid van de tv-programma's van TERN met de video-opnamen op het gebied van lichaamsoefening - gegeven de beperkte overeenstemming tussen merk en teken en het beperkte onderscheidend vermogen - onvoldoende om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.
Op grond van het bovenstaande oordeelt het hof dat de voorzieningenrechter de vorderingen van Spartan Race - ook als zijn oordeel over de geldigheid van de merken van Spartan Race onjuist zou zijn - terecht heeft afgewezen. Het vonnis wordt bekrachtigd met veroordeling van Spartan Race in de kosten van het beroep. Het door TERN gevorderde bedrag wordt door het hof in overeenstemming met de indicatietarieven ambtshalve gematigd van € 42.696,40 tot een bedrag van € 15.000 aan advocaatkosten.
IEPT20170530, Hof Den Haag, Spartan Race v TERN
