Eiser kan zich niet verzetten tegen voortgezet gebruik Rodeo beeldmerk in gewijzigde vorm
10-07-2017 Print this pageService Bund kan zich niet verzetten tegen gebruik van het 1e Rodeo beeldmerk of daarvan de nietigheid inroepen: gedeponeerd in periode waarin het RODEO woordmerk van Service Bund blootstond aan vervallenverklaring wegens non-usus. Gebruik 2e Rodeo beeldmerk beschouwd als voortgezet gebruik van 1e Rodeo beeldmerk in gewijzigde vorm waartegen Service Bund zich niet kan verzetten: het woord Rodeo is het meest dominante en onderscheidende bestanddeel van beide Rodeo merken, de gestileerde stier komt als tweede dominante en onderscheidende bestanddeel ‘zij het kleiner en tweemaal in plaats van éénmaal’ terug in het 2e Rodeomerk, woorden ‘Saloon’ en ‘Latin American Grill’ zijn weinig tot niet onderscheidend en niet van belang dat 2e Rodeomerk zelf ook is ingeschreven als merk. Geen verwarringsgevaar tussen RODEO woordmerk van Service Bund en handelsnaam Rodeo: leveranciers Service Bund leveren aan horeca-exploitanten terwijl het publiek van Rodeo bestaat uit restaurantbezoekers.
Service Bund is een verband van 30 middelgrote toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca. Service Bund is houdster van het internationale woordmerk RODEO. Dit merk is in 1981 geregistreerd voor de klassen (vlees en worst en dergelijke), 30 (kruiden en sauzen) en 43 (restauratie). Het merk van Service Bund is onder meer geregistreerd voor de Benelux. De inschrijving voor klasse 43 is in de Benelux niet geldig. Rodeo exploiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België. Rodeo heeft in 2001 het Benelux woord- en beeldmerk gedeponeerd voor klasse 43 (afbeelding boven. hierna: het 1e Rodeomerk). Rodeo heeft vervolgens in 2012 het Benelux woord- en beeldmerk "Rodeo Latin American Grill Restaurant" gedeponeerd voor klasse 43 (afbeelding onder. hierna: het 2e Rodeomerk). Daarnaast biedt Rodeo op haar menukaart op haar menukaart brood aan onder de naam "Rodeo Bread", een vleesgerecht onder de naam "Rodeo Creation" en een toetje onder de naam "Rodeo Dessert" en gebruikt het de website www.restaurant-rodeo.nl. Service Bund stelt dat met het 2e Rodeomerk en het gebruik van het teken ‘Rodeo’ inbreuk wordt gemaakt op haar woordmerk.
De rechtbank overweegt dat Service Bund zich terecht niet heeft verzet tegen het gebruik van het 1e Rodeomerk. De rechtbank overweegt in dit kader dat Service Bund niet heeft aangetoond dat zij ten tijde van de registratie van het 1e Rodeomerk in 2001 en in de vijf daaraan voorafgaande jaren normaal gebruik heeft gemaakt van haar woordmerk "Rodeo" in de Benelux. Het merk van Service Bund heeft daarom binnen de Benelux bloot gestaan aan vervallenverklaring. Nu het 1e Rodeomerk is gedeponeerd in een periode waarin het merk van Service Bund voor de Benelux vervallen kon worden verklaard, staat lid 3 van artikel 2.27 BVIE er volgens de rechtbank aan in de weg dat Service Bund zich op grond van artikel 2.20 lid ben c zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het 1e Rodeomerk en staat lid 4 van artikel 2.27 BVIE eraan in de weg dat Service Bund de nietigheid van dat merk zou kunnen inroepen.
De rechtbank oordeelt vervolgens dat het 2e Rodeomerk (waar Service Bund zich wel tegen heeft verzet) kan worden beschouwd als gebruik van het 1e Rodeomerk in gewijzigde vorm. De rechtbank overweegt onder meer dat het woord "Rodeo" het meest dominante en onderscheidende bestanddeel van beide merken is en dat dit bestandsdeel auditief en begripsmatig identiek is. Het lettertype is volgens de rechtbank hetzelfde gebleven, “alleen de uitvoering (vorm) van het lettertype wijkt enigszins af”. Het tweede dominante en onderscheidende bestanddeel in het 1e Rodeomerk is volgens de rechtbank de gestileerde stier en deze gestileerde stier komt volgens de rechtbank, terug in het 2e Rodeomerk “zij het kleiner en tweemaal in plaats van éénmaal”. De rechtbank stelt verder dat de stier begripsmatig extra aanwezig is in het 2e Rodeomerk nu twee dominante (stieren)hoorns zijn toegevoegd. Het woord "Saloon" uit het 1e Rodeomerk komt in het 2e Rodeomerk niet terug, maar is naar het oordeel van de rechtbank weinig onderscheidend.
De rechtbank overweegt op grond van het bovenstaande dat nu de twee onderscheidende bestanddelen van het 1e Rodeomerk, te weten het woord "Rodeo" en het beeld/begrip van de stier, terugkomen in het 2e Rodeomerk, het onderscheidend vermogen van het 1e Rodeomerk in de vorm waarin het is ingeschreven in het 2e Rodeomerk niet is gewijzigd. Het gebruik van het 2e Rodeomerk wordt dus beschouwd als voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1e Rodeomerk. Hierbij is volgens de rechtbank onder verwijzing naar HvJEU Rintisch (IEPT20121025) niet van belang dat het 2e Rodeomerk zelf ook is ingeschreven als merk. Gegeven de coëxistentie van het merk "Rodeo" van Service Bund en het 1e Rodeomerk, kan Service Bund het gebruik van het onderscheidende teken "Rodeo" door Rodeo voor haar restaurants naar het oordeel van de rechtbank dus niet tegengaan.
De rechtbank overweegt verder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar door het gebruik van Rodeo als handelsnaam nu Rodeo zich op een andere markt begeeft dan Service Bund. De bij Service Bund aangesloten leveranciers, leveren aan horeca-exploitanten, terwijl het relevante publiek van Rodeo bestaat uit restaurantbezoekers. Omtrent de stelling van Service Bund dat Rodeo het teken "Rodeo" gebruikt voor vleesproducten en daarmee inbreuk maakt op het merk van Service Bund als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE overweegt de rechtbank dat Rodeo op haar menukaart, naast de aanduiding "Rodeo Creation" voor een vleesgerecht, de aanduiding "Rodeo Bread" voor brood en de aanduiding "Rodeo Dessert" voor een toetje gebruikt. Rodeo gebruikt het teken "Rodeo" volgens de rechtbank dus niet als merk voor vleesproducten, maar als een verwijzing naar de naam van het restaurant. Er is volgens de rechtbank daarmee geen sprake van gebruik voor dezelfde waren als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE.
De vorderingen van Service Bund worden gelet op het bovenstaande afgewezen. Service Bund wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. De kosten worden aan de zijde van Rodeo begroot op € 23.303,91.
IEPT20170705, Rb Oost-Brabant, Service Bund v Rodeo
