Mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’ misleidend: wekt de onjuiste indruk dat Ziptuning van ASD stopt en wordt vervangen door Heuvelhof aangeboden waren en diensten. Zipperformance maakt inbreuk op Uniewoordmerk Ziptuning: beide vangen aan met het onderscheidende en dominante element Zip en de toevoegingen stemmen begripsmatig overeen nu beide relateren aan prestatievermogen, sprake van concurrerende diensten nu beiden zich richten op publiek dat hun voertuig wil tunen gevaar voor verwarring, versterkt door overeenstemming in de logo’s.
ONRECHTMATIGE DAAD - MERKENRECHT
Kort geding. Binnen ASD wordt onder de naam Ziptuning (ook wel geschreven als ZIPtuning) maatwerksoftware voor voertuigen ontwikkeld en geproduceerd en die software wordt geïmplementeerd in het motormanagement van voertuigen (‘tuning’). Door die software worden de prestaties van voertuigen op het gebied van vermogen en verbruik verbeterd. ASD is houder van het Uniewoordmerk Ziptuning. In mei 2015 is een medewerker van ASD uit dienst getreden heeft hij Heuvelhof opgericht. Na een periode van samenwerking heeft ASD Holding eind 2016 aan Heuvelhof bericht dat zij niet langer toestemming geeft voor het gebruik van de naam Ziptuning en de Ziptuning-website. Heuvelhof heeft haar tuningwerkzaamheden vervolgens voortgezet onder de naam Zipperformance. Volgens ASD is de hierbij gebruikte mededeling ‘Ziptuning wordt Zipperformance’ onrechtmatig, en is sprake van inbreuk op het Uniewoordmerk Ziptuning.
De voorzieningenrechter oordeelt dat het er voorlopig voor moet worden gehouden dat ASD Holding zowel houdster is van het Uniemerk als van de handelsnaam Ziptuning en dar nu verder niet is betwist dat de mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’ de onjuiste indruk wekt dat Ziptuning van ASD Holding ophoudt te bestaan en dat de door Heuvelhof aangeboden waren en diensten daarvoor in de plaats komen. Hiermee komt de mededeling de voorzieningenrechter voor als misleidend en dus onrechtmatig..
Daarnaast komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat er door het gebruik van het teken Zipperformance inbreuk maakt op het Uniewoordmerk Ziptuning. De voorzieningenrechter overweegt dat beiden aanvangen met het onderscheidende en dominante element Zip en dat de toevoegingen begripsmatig overeenstemmen nu beide relateren aan prestatievermogen. Daarnaast is er volgens de voorzieningenrechter sprake van (in ieder geval gedeeltelijk) gelijke diensten ten aanzien van gelijke waren. ASD Holding gebruikt het Uniemerk immers niet alleen voor het ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware voor voertuigen, maar ook voor het – middels franchisenemers – implementeren van die software. Het is precies deze dienst ten aanzien van dezelfde soort software waarvoor Heuvelhof het teken Zipperformance gebruikt. Zij willen daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook exact hetzelfde publiek bedienen, namelijk die mensen die hun voertuig willen laten tunen, hetgeen de diensten met betrekking tot die software ook concurrerend maakt.
Gelet op de wezenlijke mate van overeenstemming tussen het teken Zipperformance en het Uniemerk Ziptuning en het feit dat het teken wordt gebruikt voor in elk geval gedeeltelijk identieke diensten, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken Zipperformance bij het publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter versterkt doordat Heuvelhof het teken ook in de vorm van een logo gebruikt welke grote overeenkomsten vertoont met het Ziptuning-logo. Door dit gebruik van een overeenstemmend teken maakt Heuvelhof volgens de voorzieningenrechter dan ook inbreuk op het Uniemerk van ASD Holding als bedoeld in artikel 9 lid 2, aanhef en onder b UMVo. Heuvelhof wordt bevolen binnen drie weken na betekenis van het vonnis iedere inbreuk op het Uniemerk Ziptuning te staken en gestaakt te houden.
IEPT20170711, Rb Den Haag, ASD v Heuvelhof
