Uit vreedzame co-existentie merken in deel Unie kan niet worden afgeleid dat in ander deel geen verwarringsgevaar bestaat

21-07-2017 Print this page
IEPT20170720, HvJEU, Ornua v Tindale

Uit feit dat Uniemerk en nationaal merk in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar dit Uniemerk en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarringsgevaar bestaat. Rechtbank voor het Uniemerk mag een deel van de Unie waar de vordering geen betrekking op heeft in oordeel over merkinbreuk betrekken mits marktomstandigheden en socioculturele omstandigheden in die beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen. Uit feit dat Uniemerk en teken in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van het teken rechtvaardigt.

 

MERKENRECHT

 

Ornua, een vennootschap naar Iers recht, is houdster van twee Uniewoord-/beeldmerken “KERRYGOLD”. T&S, een vennootschap naar Spaans recht, importeert en distribueert onder het teken KERRYMAID margarine. Deze waren worden in Ierland door Kerry Group vervaardigt, die zowel in Ierland als in het Verenigd Koninkrijk houdster is van het nationale merk “KERRYMAID”. Ornua heeft een vordering wegens inbreuk ingesteld in Spanje, omdat sprake zou zijn van verwarringsgevaar. De Spaanse rechter heeft vastgesteld dat er enige overeenstemming bestond tussen de tekens, maar ook opgemerkt dat tussen partijen vaststond dat de Uniemerken KERRYGOLD en het nationale merk KERRYMAID in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vreedzaam co-existeren. Deze rechter heeft daaruit afgeleid dat in Spanje geen gevaar voor verwarring van de Uniemerken KERRYGOLD met het teken KERRYMAID kon bestaan en de vorderingen afgewezen. Bij de verwijzende rechter is beroep ingesteld tegen deze uitspraak. De verwijzende rechter betwijfelt of de extrapolatie door de rechter in eerste aanleg verenigbaar is met de Uniemerkenverordening en een drietal prejudiciële vragen gesteld. Het Hof van Justitie EU beantwoordt de vragen als volgt:

 

“1) Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk moet aldus worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een Uniemerk en een nationaal merk in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar dit Uniemerk en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarring van dit Uniemerk met dit teken bestaat.

 

2) Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat de elementen die volgens de rechtbank voor het Uniemerk waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld relevant zijn om te beoordelen of het de houder van een Uniemerk is toegestaan, het gebruik van een teken te verbieden in een deel van de Europese Unie waarop deze vordering geen betrekking heeft, door deze rechtbank in aanmerking kunnen worden genomen om te beoordelen of het deze houder is toegestaan het gebruik van dit teken te verbieden in het deel van de Unie waarop deze vordering betrekking heeft, mits de marktomstandigheden en de socioculturele omstandigheden in die beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen.

 

3) Artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een bekend Uniemerk en een teken in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van dit teken rechtvaardigt.”

 

IEPT20170720, HvJEU, Ornua v Tindale

 

C-93/16 - ECLI:EU:C:2017:571