Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” niet louter beschrijvend voor exclusieve vloeren
22-09-2017 Print this page
Beneluxwoord-/beeldmerk “With ExcluFloorS you'll get more” niet louter beschrijvend (artikel 2.28(1)(c) BVIE voor exclusieve vloeren: dominant bestanddeel “exclu” is geen woord in Nederlands en Engels en geen gebruikelijke afkorting van woord “exclusief”, sprake van verassende en ongebruikelijke samenstelling. Merk heeft onderscheidend vermogen door verrassende en ongebruikelijke samenstelling, verschillende grafische elementen zoals combinatie woord “ExcluFloorS” met toevoegingen “with” en “you’ll get more” waardoor een slagzin ontstaat, lettertypes en weergave in twee kleuren groen. Verwarringsgevaar tussen Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” en teken “Exclu-Floors: zeer grote overeenstemming en verschillen ondergeschikt. Domeinnamen van Exclu-Floors maken inbreuk op merkenrecht ExcluFloorS door gebruik “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20(1)(d) BVIE: geen geldige reden, verwarringsgevaar en afbreuk onderscheidend vermogen ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen en reputatie van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: niet aangetoond dat Exclu-Floors effectief op de Nederlandse markt actief is onder de handelsnaam “Exclu-Floors”. Geen onrechtmatige daad: onvoldoende bijkomende omstandigheden gesteld.
MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD
ExcluFloorS handelt in exclusieve vloeren, te weten PVC vloeren en karpetten. Zij is houdster van een Beneluxwoord-/beeldmerk (zie hiernaast). Exclu-Floors handelt sinds 15 oktober 2015 onder de handelsnaam Exclu-Floors in onder andere exclusieve vloeren. Volgens ExcluFloorS is sprake van merk- en handelsnaaminbreuk. In reconventie wordt de vernietiging van het merk gevorderd.
De rechtbank behandelt eerst de reconventionele vordering tot nietigheidsverklaring van het merk. Volgens Exclu-Floors zou het merk namelijk niet onderscheidend zijn en louter bestaan uit tekens of benamingen die in de handel (kunnen) dienen tot aanduiding van de soort van producten. De rechtbank is van oordeel dat het merk niet louter beschrijvend is voor exclusieve vloeren. Het merk bestaat uit “Exclu” en “Floors”. “Floors” betekent in het Engels vloeren, terwijl het bestanddeel “exclu” in zowel het Nederlands als het Engels geen woord is. Het is zelfs geen bestaande afkorting, omdat het woord “exclusief” wordt afgekort met “excl.” en niet met “exclu”. “Exclu” is dus geen gangbare of gebruikelijke afkorting van het woord “exclusief” of “exclusive”. Volgens de rechtbank komt het woord “ExcluFloorS” onderscheidingskracht toe, omdat het bestaat uit een samenvoeging van een bestaand Engels woord en een niet bestaande afkorting van een (Engels) woord. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een verrassende en ongebruikelijke samenstelling en is het merk niet louter beschrijvend in de zin van artikel 2.28 (1)(c) BVIE.
Volgens rechtbank heeft het merk ook onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.28(1)(b) BVIE. De rechtbank herhaalt dat het merk een verrassende en ongebruikelijke samenstelling is waaraan onderscheidingskracht toekomt. Ook zou het merk verschillende grafische elementen bevatten die de aandacht van het relevante publiek zullen trekken. Hierbij wijst de rechtbank met name op de combinatie van het woord “ExcluFloorS” met de toevoegingen “with” en “you’ll get more”, waardoor een slagzin ontstaat, het feit dat woord en toevoegingen een eigen lettertype hebben en dat het woord in twee kleuren groen is weergegeven. In zijn totaliteit ontstaat hierdoor een beeld dat meer is dan het woord “ExcluFloorS” en onderscheidend vermogen heeft.
Vervolgens wordt beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar ex artikel 2.20 (1)(b) BVIE. Dat is volgens de rechtbank het geval. Merk en teken stemmen in zeer grote mate overeen. Auditief zijn de tekens identiek. Begripsmatig is er overeenstemming nu beide tekens uitdrukken dat exclusieve vloeren worden aangeboden. Visueel is sprake van een zeer grote mate van overeenstemming, nu het dominerende bestanddeel van het merk, dat “ExcluFloorS” betreft, vrijwel identiek is aan het teken Exclu-Floors. Hoewel er verschillen zijn qua kleur en het gebruik van een koppelteken, zijn deze naar het oordeel van de rechtbank van ondergeschikt belang. Door deze grote overeenstemming, het feit dat de waren van merk en teken nagenoeg dezelfde, maar in ieder geval soortgelijk zijn en het onderscheidend vermogen van het merk kan naar het oordeel van de rechtbank verwarring bij het publiek ontstaan. Als dat al niet zo is wordt in ieder geval de indruk gewekt dat er enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en het teken.
De rechtbank is ook van oordeel dat de domeinnamen van Exclu-Floors inbreuk maken op het merkenrecht van ExcluFloorS. Volgens vaste rechtspraak moet worden aangenomen dat het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam die het merk van een ander bevat, gebruik inhoudt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20(1)(d) BVIE. Het is niet gebleken dat er een geldige reden bestaat voor Exclu-Floors voor het gebruik van het samengestelde woord “ExcluFloorS”. Ook is de rechtbank van oordeel dat Exclu-Floors door het gebruik van het samengestelde woord “ExcluFloorS” in verschillende domeinnamen bij (potentiële) klanten ten onrechte de indruk wekt dat enig verband bestaat tussen beide ondernemingen, waardoor een reëel verwarringsgevaar bestaat en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Daarnaast wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, omdat moet worden aangenomen dat Exclu-Floors (onder meer) vergelijkbare en dus concurrerende producten verkoopt.
Er wordt echter niet aangenomen dat sprake is van handelsnaaminbreuk, omdat niet is aangetoond dat Exclu-Floors effectief op de Nederlandse markt actief is onder de handelsnaam Exclu-Floors. Zij richt zich namelijk alleen op België en Luxemburg. Door deze gescheiden markten kan niet worden geoordeeld dat het relevante publiek gemakkelijk in de veronderstelling zou komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Hieraan doet niet af dat Exclu-Floors als gevolg van het gebruik van een website op internet ook actief kan zijn in Nederland.
Exclu-Floors heeft naar het oordeel van de rechtbank niet onrechtmatig gehandeld jegens ExcluFloorS, aangezien ExcluFloorS onvoldoende bijkomende omstandigheden heeft gesteld.
IEPT20170913, Rb Gelderland, ExcluFloorS v Exclu-Floors
