Intrekken steun gemeente geen geldige reden voor niet-gebruik van het merk Mall of the Netherlands

Intrekken steun en vergunningen gemeente voor renovatie en uitbreiding winkelcentrum is geen geldige reden ex art. 2.26 lid 2 sub a BVIE voor niet-gebruik van het merk Mall of the Netherlands: RNW had zich kunnen indekken voor vertraging of afstel van instemming gemeente wegens protest tegen komst winkelcentrum. Gevorderde nietigverklaring Mall of the Netherlands-beeldmerken afgewezen: woorden ‘Mall of the Netherlands’ zijn weliswaar beschrijvend en niet ingeburgerd maar de enigszins stilistisch vormgegeven hoofdletter "M" en figuratieve elementen bestaande uit twee strepen en vier sterren geven het merk als geheel enig onderscheidend vermogen. Hoog Catharijne maakt met het gebruik van de woorden "Mall of the Netherlands" wegens de beschrijvendheid daarvan echter geen inbreuk op de beeldmerken.

MERKENRECHT

RNW en URNW zijn onderdeel van de Unibail-Rodamco Groep (hierna: Unibail-Rodamco). De uiteindelijke moedermaatschappij is Unibail-Rodamco SE, een Europese vastgoedonderneming die onder meer een groot aantal winkelcentra in Europa bezit. Unibail-Rodamco hanteert een marketingstrategie met als doel om in elk land één van haar winkelcentra te ontwikkelen tot de 'Mall of' dat land. RNW is sinds 2008 houdster van een Benelux-beeldmerk voor Mall of the Netherlands. URNW is sinds 31 augustus 2016 houdster van de 3 weergegeven Benelux-beeldmerken voor Mall of the Netherlands. Eiser Hoog Catharijne heeft op 4 november 2016 haar statutaire naam gewijzigd in Hoog Catharijne Mall of the Netherlands. Hoog Catharijne vordert in gevoegde zaken tegen RNW en URNW dat de rechtbank respectievelijk de vervallenverklaring en ambtshalve en de nietigheid en ambtshalve doorhalingdoorhaling uitspreekt van de inschrijving van de genoemde Benelux-merken en voor recht verklaart dat Hoog Catharijne met het gebruik van de woorden "Mall of the Netherlands" in verband met de exploitatie van een winkelcentrum geen inbreuk maakt op de genoemde merken.

In de zaak tegen RNW staat als niet weersproken vast dat RNW het oudere merk na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet heeft gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. RNW stelt dat zij voor dit niet-gebruik een geldige reden heeft nu het plan om haar merk te gebruiken voor een winkelcentrum in Amstelveen - nadat zij eerst van de gemeente de politieke steun en benodigde vergunningen had gekregen - geen doorgang kon vinden nu die steun en vergunningen zijn ingetrokken wegens protest uit de lokale gemeenschap. Volgens de rechtbank levert deze omstandigheid echter geen geldige reden voor niet-gebruik op.

De door RNW gestelde feiten en omstandigheden kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet, althans niet in overwegende mate, worden aangemerkt als buiten de wil en macht van RNW liggende en niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die een normaal gebruik van het oude merk onmogelijk, althans zo bezwaarlijk maken dat het gebruik in redelijkheid niet van RNW kon worden verwacht. Hierbij weegt volgens de rechtbank mee dat RNW zich op enige wijze heeft ingedekt voor vertraging of afstel van de instemming van de gemeente als gevolg van een negatieve ontvangst van de plannen. Als zij dat wel zou hebben gedaan, zou zij volgens de rechtbank op een eerder moment haar strategie hebben kunnen wijzigen en als alternatief hebben kunnen kiezen voor de ontwikkeling van een ander winkelcentrum waarvoor zij het oudere merk wel had kunnen gebruiken. Hiermee kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat de belemmeringen om het oudere merk te gebruiken in zodanige mate buiten de wil van RNW lagen dat zij een geldige reden vormen voor het niet-gebruik van het merk.

Aan de vorderingen jegens URNW legt Hoog Catharijne ten grondslag dat haar 3 Benelux-beeldmerken beschrijvend zijn en ieder onderscheidend vermogen missen. De rechtbank oordeelt dat de woorden ‘Mall of the Netherlands’ beschrijvend zijn, maar dat de merken door de toevoeging van de hoofdletter "M", die enigszins stilistisch is vormgegeven en de figuratieve elementen bestaande uit twee strepen en vier sterren als geheel echter niet uitsluitend beschrijvend zijn. Deze (figuratieve) elementen en de wisselwerking tussen deze elementen en de woorden "Mali of the Netherlands" verlenen aan het merk als geheel volgens de voorzieningenrechter enig onderscheidend vermogen. De gevorderde nietigverklaring van de merken wordt dan ook afgewezen.

De gevorderde verklaring voor recht dat Hoog Catharijne met het gebruik van de woorden "Mall of the Netherlands" geen inbreuk maakt op de merkrechten van URNW wordt echter wel toegewezen nu de afzonderlijke woorden "Mall of the Netherlands" beschrijvend zijn voor de exploitatie van een winkelcentrum en derhalve voor andere ondernemingen vrij beschikbaar zijn om hun eigen waren of diensten mee te beschrijven.

IEPT20170920, Rb Noord-Holland, Hoog Catharijne v RNW en URNW

(kopie uitspraak)