Geen inbreuk op “Bulls-eye ontwerp” op afdichtingsmodules voor kabels en pijpen
15-11-2017 Print this page
Voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van geschil ondanks omstandigheid dat Roxtec en Wallmax partij zijn in bodemprocedure voor Italiaanse rechter over gelijke vorderingen en dezelfde producten: art. 29 Brussel 1 bis-Verordening staat er weliswaar in beginsel aan in de weg dat de Nederlandse rechter kennis neemt van het geschil, voorzieningenrechter heeft op grond van art. 35 echter wel rechtsmacht om voorlopige of bezwarende maatregelen te treffen. Geen inbreuk op “bulls-eye ontwerp” op voor- en achterzijde van afdichtingsmodules voor kabels of pijpen: nu het octrooi op de afdichtingsmodules is geëxpireerd mag het eerder beschermde object in beginsel vrij worden gekopieerd, voldoende beargumenteerd dat het ontwerp technisch bepaald is en voort vloeit uit het octrooi. Ook geen inbreuk op Uniebeeldmerken waarop het ontwerp is afgebeeld: merk en teken niet geheel identiek ex art. 9 lid 2 sub a UMeV, verwarringsgevaar ex art. 9 lid 2 sub b UMeV op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt en niet voor de hand liggend nu alleen specialisten de producten gebruiken.
JURISDICTIE - AUTEURSRECHT - MERKENRECHT
Het Zweede Roxtec AB houdt zich met name bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van kabel- en pijpafdichtingsoplossingen voor de (middel)zware industrie. De producten van Roxtec bestaan uit flexibele modules die geschikt zijn voor het afdichten van meerdere kabel- of pijpdikten. Het uiterlijk van de voor- en achterzijde van het product bestaat uit een blauw vierkant met zwarte cirkels en een zwarte kern, door Roxtec aangeduid als “bulls-eye”. Het octooi op deze modules in inmiddels geëxpireerd. Het Italiaanse Wallmax houdt zich eveneens bezig met de productie van kabel- en pijpafdichtingsoplossingen voor de (middel)zware industrie. Volgens Roxtec maakt zij hierbij inbreuk op onder meer haar auteursrecht en merkenrecht.
Wat betreft de jurisdictie overweegt de voorzieningenrechter dat artikel 29 Brussel 1 bis-Verordening er in beginsel weliswaar aan in de weg staat dat de Nederlandse rechter kennis neemt van het geschil nu Roxtec en Wallmax partij zijn in bodemprocedure voor Italiaanse rechter over gelijke vorderingen en dezelfde producten. Dit laat volgens de voorzieningenrechter onverlet dat de voorzieningenrechter in dit kort geding rechtsmacht kan aannemen op grond van artikel 35 van de Verordening, dat de mogelijkheid biedt voorlopige of bewarende maatregelen te treffen, ook wanneer (alleen) het gerecht van een andere lidstaat bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.
Het belangrijkste verweer van Wallmax is dat indien een recht van intellectuele eigendom (in dit geval het octrooi) eenmaal is geëxpireerd, het eerder beschermde object in beginsel vrij mag worden gekopieerd. De voorzieningenrechter oordeelt dat In zijn algemeenheid geldt dat dit verweer van Wallmax juist is. Roxtec heeft om deze reden dan ook in strijd gehandeld met artikel 21 Rv (de waarheidsplicht) door in haar dagvaarding en beslagrekest geen melding te maken van haar geëxpireerde octrooirecht, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Daarnaast heeft Wallmax volgens de voorzieningenrechter voldoende argumenten opgeworpen die zien op de technische bepaaldheid van het bulls-eye ontwerp om in kort geding niet tot toewijzing van de vorderingen van Roxtec te kunnen komen. Zo zijn de rubberlagen volgens Wallmax technisch bepaald om de flexibele binnendiameter te bewerkstelligen en is het gebruik van de verschillende kleuren van die lagen technisch bepaald om de gebruiker in één oogopslag te laten zien dat beide helften van de module evenveel rubberlagen bevatten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden uitgesloten dat de bodemrechter Wallmax zal volgen in de stelling dat het bulls-eye uiterlijk voortvloeit uit het octrooi.
Daarnaast is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van inbreuk op Uniebeeldmerken waarop het ontwerp is afgebeeld nu merk en teken niet geheel identiek zijn in de zin van art. 9 lid 2 sub a UMeV. Daarnaast is verwarringsgevaar ex art. 9 lid 2 sub b UMeV volgens de voorzieningenrechter op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt en niet voor de hand liggend nu alleen specialisten de producten gebruiken. Ook heeft Roxtec “onvoldoende handen en voeten gegeven” ook haar stelling dat sprake is van merkinbreuk “sub c”, zo oordeelt de voorzieningenrechter.
IEPT20171103, Rb Amsterdam, Roxtec v Wallmax
