Beeldmerk met patroon Birkenstock nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen

16-03-2018 Print this page
IEPT20180314, Rb Den Haag, Footsie v Birkenstock

(Met dank aan Maarten Haak, Hoogenraad & Haak en Daan van Eek, Leeway

 

Benelux beeldmerk Birkenstock nietig verklaard voor (orthopedisch) schoeisel wegens gebrek aan onderscheidend vermogen: bij tekens die bestaan uit patroon dat is toepast op het oppervlak van de waar geldt strengere maatstaf, hiervan is in casu sprake, geclaimde patroon wijkt niet significant af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is zodat het de essentiële functie van herkomstaanduiding niet kan vervullen, inburgering onvoldoende onderbouwd nu onderzoek niet representatief is voor de Benelux en niet is gericht op spontane herkenning.

 

MERKENRECHT

 

Eisers Footsie c.s vorderen in deze procedure dat het Benelux-gedeelte van de afgebeelde internationale merkregistratie van Birkenstock nietig wordt verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De rechtbank beperkt de beoordeling of het Birkenstock-merk nietig moet worden verklaard gelet op de stellingen van eisers  tot de vraag of het Birkenstock-merk elk onderscheidend vermogen mist voor de volgende waren in klasse 10 en 25, kort gezegd; (orthopedische) schoenen.

 

De rechtbank overweegt dat het antwoord op deze vraag niet automatisch volgt uit een eerder arrest van het Gerecht EU naar aanleiding van de weigering van het EUIPO om het Birkenstock-merk ook als Uniemerk. Ten aanzien van “footwear”, was ook het GvEA van oordeel dat het ter inschrijving als Uniemerk aangeboden teken onderscheidend vermogen mist. De rechtbank stelt een zelfstandig oordeel te moeten vormen, maar overweegt dat de beslissing van het Gerecht gelet op de hoge mate van harmonisatie van het merkenrecht op zijn minst genomen wel richtinggevend is.

 

De rechtbank stelt dat nu het teken bestaat uit patroon dat is toepast op het oppervlak van de waar, een strengere maatstaf geldt voor het vaststellen van onderscheidend vermogen. Hiervan kan volgens de rechtbank pas sprake zijn indien kan worden gezegd dat het geclaimde patroon significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Dit is naar het oordeel van de rechtbank echter niet het geval nu het gaat om een eenvoudig patroon dat niet zodanig bijzonder of zodanig afwijkend is dat het voor de gemiddelde consument de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen.

 

Het door Birkenstock ingeroepen verweer dat sprake is van inburgering wordt verworpen, nu dit beroep volgens de rechtbank slechts is onderbouwd met een gedeelte uit een marktonderzoek met uitsluitend Nederlandse respondenten, dat derhalve niet representatief is voor de Benelux en bovendien niet was gericht op spontane herkenning.

 

Op grond van het bovenstaande verklaart de rechtbank het Benelux-gedeelte van de internationale merkregistratie nietig voor zover het is ingeschreven in klasse 10 en 25. Birkenstock wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, ex artikel 1019h Rv begroot op € 15.467,91.

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:3074

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:

IE-update 1e kwartaal 2018