Geen basis in Unierecht voor stelling dat gebruik van een nationaal merk, nadat hiervan afstand is gedaan, een rechtsinstandhoudend effect kan hebben. Merkhouder zelf heeft verklaard afstand te doen van het merk of heeft het laten vervallen. Unierecht verzet zich tegen een uitleg van nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerk, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien het merk nietig of vervallen kan worden verklaard op zowel (1) het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merk of waarop het is vervallen als (2) op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt.
P&C Düsseldorf is houdster van de voor kledingstukken ingeschreven Duitse woord- en beeldmerken “PuC” waarvan de voorrang teruggaat tot het jaar 1953. P&C Hamburg is houdster van Uniewoordmerk „PUC”, dat op 6 april 2001 is ingeschreven voor met name kleding- en mode-accessoires. P&C Düsseldorf heeft een vordering tot doorhaling wegens verval van de Duitse woordmerken ingediend. Beide partijen hebben daarna verklaard de zaak zonder beslissing af te doen, waarna de merken op 9 en 31 augustus 2005 zijn doorgehaald. In 2010 heeft P&C Düsseldorf een vordering ingediend waarmee zij beoogt dat P&C Hamburg zich niet meer kan beroepen op de anciënniteit van de Duitse woordmerken “PUC”. Primair omdat de merken op het moment dat ze werden doorgehaald wegens afstand ook wegens verval hadden kunnen worden doorgehaald en subsidiair omdat P&C Düsseldorf oudere rechten zou hebben. Het Landgericht Hamburg wees de vordering toe en het Oberlandesgericht Hamburg verworp het hoger beroep tegen deze beslissing. Vervolgens belandde de zaak bij het Bundesgerichtshof. Deze was van oordeel dat de appelrechter § 125c, lid 2, van het Markengesetz correct heeft uitgelegd door te overwegen dat aan de voorwaarden voor doorhaling van een merk wegens verval niet alleen moet zijn voldaan op het moment dat afstand werd gedaan van dit merk, maar ook op het moment van de laatste mondelinge behandeling voor de rechterlijke instantie waarbij een vordering tot vaststelling van de ongeldigheid van dit merk aanhangig was. Toch besloot het Bundesgerichtshof een tweetal prejudiciële vragen hierover te stellen.
Het Hof van Justitie EU beantwoordt de vragen gezamenlijk en als volgt:
“Artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, gelezen in samenhang met artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een uitlegging van de nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerk, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor deze nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merk of waarop het is vervallen, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt.”
IEPT20180419, HvJEU, Peek & Cloppenburg
