Aanbrengen extra etiket op parallel geïmporteerd medisch hulpmiddel geen merkinbreuk
09-07-2018 Print this pageMerkhouder kan zich niet verzetten tegen parallelimport van medisch hulpmiddel in oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking wanneer parallelimporteur een extra etiket aanbrengt dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de herkomstgarantie van het medisch hulpmiddel. Voorwaarden uit arresten Bristol-Meyers Squibb (IEPT19960711) en Boehringer (IEPT20070426) enkel van toepassing als importeur product heeft omgepakt. Ompakken impliceert dat de oorspronkelijke verpakking is geopend. Het enkele aanbrengen van een extra etiket op een onbedrukt deel van de oorspronkelijke verpakking betreft geen ompakking in de zin van deze arresten.
Lohmann & Rauscher is houdster van het Uniemerk “Debrisoft”. Junek verhandelt in Duitsland via parallelimport hygiënische producten voor medisch gebruik en verbandmiddelen die door Lohmann & Rauscher zijn vervaardigd en naar Oostenrijk zijn uitgevoerd. Op 25 mei 2012 heeft Lohmann & Rausch in een apotheek in Düsseldorf een doos van een Debrisoft product aangekocht die door Junek in Oostenrijk was ingevoerd. Vóór de verkoop aan de apotheek had Junek een etiket op de doos geplakt met daarop informatie over de voor deinvoer verantwoordelijke onderneming, het adres en het telefoonnummer van deze onderneming, een streepjescode en een centraal farmaceutisch nummer (zie afbeelding hieronder, het etiket bevindt zich linksonder op de verpakking).
Volgens Lohmann & Rausscher is sprake van merkinbreuk. De zaak belandde uiteindelijk bij het Oberlandesgericht Düsseldorf. Deze verwijzende rechter verwijst naar de Bristol-Meyers Squibb (IEPT19960711) en Boehringer (IEPT20070426) en vraagt zich af of de beginselen uit deze rechtspraak in casu van toepassing is.
Het Hof van Justitie EU overweegt dat de voorwaarden uit de genoemde arresten enkel van toepassing zijn bij ompakking. Het enkele aanbrengen van een extra etiket op een onbedrukt deel van de oorspronkelijke verpakking betreft geen ompakking.
“34. Wat het hoofdgeding betreft, dient evenwel te worden vastgesteld dat de parallelimporteur enkel een extra etiket heeft aangebracht op een onbedrukt deel van de oorspronkelijke verpakking van het betrokken medische hulpmiddel, terwijl die verpakking voor het overige niet is geopend. Dit etiket is bovendien klein van formaat en bevat als enige informatie de naam van de parallelimporteur, zijn adres en zijn telefoonnummer, een streepjescode en een centraal farmaceutisch nummer dat ertoe dient het goederenverkeer met de apotheken te organiseren.
35. Aangezien de verpakking van het medische hulpmiddel in kwestie niet is gewijzigd en de oorspronkelijke presentatie van de verpakking enkel is aangetast doordat er een etiket van klein formaat op is aangebracht dat het merk niet onzichtbaar maakt en dat de parallelimporteur – door vermelding van diens contactgegevens, een streepjescode en een centraal farmaceutisch nummer – aanwijst als degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het product, kan niet worden geoordeeld dat het aanbrengen van dat etiket een ompakking in de zin van de arresten van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑143/00, EU:C:2002:246), en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑348/04, EU:C:2007:249) vormt.”
Het HvJEU overweegt vervolgens dat “hoe dan ook” niet kan worden vastgesteld dat de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast door een dergelijk etiket. In het hoofdgeding is daarom sprake van uitputting van het merk. Het antwoord op de prejudiciële vraag is dan ook dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen parallelimport van een medisch hulpmiddel in de oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking wanneer de parallelimporteur een extra etiket aanbrengt dat dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de herkomstgarantie van het medisch hulpmiddel.
“39. Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 13, lid 2, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk zich niet ertegen kan verzetten dat een medisch hulpmiddel in zijn oorspronkelijke binnen‑ en buitenverpakking verder wordt verhandeld door een parallelimporteur, wanneer deze een extra etiket zoals het etiket dat in het hoofdgeding aan de orde is, heeft aangebracht dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de garantie van de herkomst van het medische hulpmiddel dat van dat merk is voorzien.”
IEPT20180517, HvJEU, Junek v Lohman & Rauscher
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
