Gebruik voornaam van aanvrager in merk is geen geldige reden

30-05-2018 Print this page
IEPT20180530, HvJEU, Tsujimoto v EUIPO

GEU kon op goede gronden oordelen dat aangevraagde woordmerken KENZO ESTATE overeenstemden met oudere woordmerk KENZO: aangevraagde woordmerk bevat oudere merk + element zonder onderscheidend vermogen. Gebruik voornaam rekwirant (Kenzo Tsujimoto) aangevraagde merk geen geldige reden: afweging betrokken belangen mag geen afbreuk doen aan herkomstfunctie.

 

MERKENRECHT

 

Hogere voorziening tegen twee uitspraken van het Gerecht EU, waarin het Gerecht de beroepen tegen de uitspraken van de Kamer van Beroep van het EUIPO heeft verworpen. De Kamer van Beroep oordeelde kort gezegd dat de aangevraagde woordmerken KENZO ESTATE ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van het oudere gemeenschapswoordmerk KENZO, behalve (in zaak C-86/16 P) in het geval van waren uit de klassen 29-31 (o.a. olijfolie, suikerbakkerswaren en druiven). De hogere voorziening wordt afgewezen.

 

Het HvJEU oordeelt dat het GEU op goede gronden kon oordelen dat de twee conflicterende merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemden, aangezien het woordmerken betreft waarvan er één uitsluitend bestaat uit het oudere merk, waaraan een element zonder onderscheidend vermogen wordt toegevoegd.

 

Het Gerecht heeft in beide arresten geoordeeld dat het hoogst waarschijnlijk was dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk. Het Gerecht mocht oordelen dat het gebruik van de voornaam van rekwirant in het aangevraagde merk geen geldige reden betreft. De enkele omstandigheid dat de term “kenzo” die deel uitmaakt van het merk KENZO ESTATE, de voornaam van rekwirant is, is namelijk niet relevant voor de vraag of het gebruik van deze term een geldige reden vormt in de zin van artikel 8(5) Uniemerkenverordening (207/2009), aangezien het onderzoek van de afweging van de betrokken belangen geen afbreuk mag doen aan de wezenlijke functie van het oudere merk, die erin bestaat de herkomst van de waar te waarborgen.

 

De overige middelen van rekwirant zien op procedurele aspecten c.q. feitelijke beoordelingen en worden ook afgewezen c.q. niet-ontvankelijk verklaard.

 

IEPT20180530, HvJEU, Tsujimoto v EUIPO

 

C-85/16 P en C-86/16 P, ECLI:EU:C:2018:349

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:

IE-update 2e kwartaal 2018