Proceskosten in octrooizaak gematigd van € 145.032,86 naar € 40.000

Print this page 12-06-2018
IEPT20180611, Rb Den Haag, MSD v Teva
(Met dank aan Marleen van den Horst en Claudia Zeri, BarentsKrans)

Strikt genomen voldoet combinatie-ABC van MSD aan eisen ABC-Vo. Vzgr stemt voorlopig oordeel af op eindbeslissing bodemrechter in IEPT20180410 en oordeelt voorshands dat verlening van de ABC in strijd is met de ratio van de ABC-Vo. Dat in onderhavige zaak biosynthese remmer wordt geclaimd die wél in octrooi wordt genoemd leidt niet tot ander oordeel: voor beslissing bodemprocedure dragend dat biosynthese remmers uit EP 599 geen “innovative active ingredient” vormen en als zodanig ook niet het voorwerp (subject matter) van het octrooi zijn. Gevorderde proceskosten gematigd van € 145.032,86 naar € 40.000: € 16.000 afgetrokken voor grijsmakingsverzoek nu niet voor de hand lag dat MSD ex parte zou verzoeken, voor overige aansluiting gezocht bij complex IE-kort geding, nu in onderhavige zaak geen technische verweren zijn gevoerd en geen niet-inbreukargumenten zijn ontwikkeld.  

 

OCTROOIRECHT - ABC - PROCESKOSTEN

 

Kort geding. MSD was houdster van Europees octrooi EP 599 met de titel “Hydroxy-substituted azetidinone compounds useful as hypocholesterolemic agents”. Aan MSD is op basis van EP 599 een aanvullend beschermingscertificaat verleend voor het product “ezetimibe, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout” (hierna: “het mono-ABC”). Dit ABC verliep op 16 april 2018. Op basis van EP 599 is aan MSD ook een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen verleend voor het product “ezetimibe desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, en simvastatine” (hierna: “het combinatie-ABC”). Dit ABC is geldig tot en met 1 april 2019. MSD heeft op 8 april 2014 op basis van EP 599 een aanvraag ingediend tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor een product omschreven als “ezetimibe, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, en rosuvastatine”. Octrooicentrum Nederland heeft deze aanvraag bij besluit van 3 mei 2016 afgewezen. Het bezwaar tegen dit besluit is op 3 mei 2016 afgewezen. De rechtbank Den Haag verklaarde het beroep hiertegen ongegrond (zie IEPT20180410). MSD stelt in deze zaak dat Teva inbreuk maakt op het combinatie ABC met haar generieke Ezetimibe/Simvastatine producten. De vorderingen worden afgewezen.

 

Het kort geding spitst zich toe op de vraag of het door MSD aan haar vorderingen ten grondslag gelegde combinatie-ABC geldig is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het “product” dat hier volgens de definitie van artikel 1 ABC-Vo aan de orde is de samenstelling van de werkzame stoffen ezetimibe en simvastatine betreft. Aan MSD kan worden toegegeven dat, nu het eerdere mono-ABC enkel op de werkzame stof ezetimibe zag, voor dit product strikt genomen niet “eerder een certificaat is verkregen” als bedoeld in artikel 3(c) ABC-Vo, zodat het combinatie-ABC naar de letters van de ABC-Vo conform het in deze bepaling neergelegde vereiste is verleend. Daarnaast kan volgens de voorzieningenrechter aan MSD worden toegegeven dat het combinatieproduct afzonderlijk identificeerbaar is in de bewoordingen van het Basisoctrooi, hetgeen een vereiste is van artikel 3(a) ABC-Vo.

 

De verlening van het combinatie-ABC moet echter in strijd met de ratio van de ABC-Vo worden geacht. De voorzieningenrechter moet zijn voorlopig oordeel afstemmen op eindbeslissingen van de bodemrechter en zoekt aansluiting bij de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de bestuursrechtelijke procedure tussen MSD en het Octrooicentrum Nederland (IEPT20180410). Het onderhavige feitencomplex wijkt op twee punten af van het feitencomplex in de bestuursrechtelijke procedure: het gaat om (1) een andere biosyntheseremmer, die (2) in tegenstelling tot rosuvastatine wél specifiek in het Basisoctrooi wordt genoemd. De voorzieningenrechter ziet geen grond om in het onderhavige kort geding anders te beslissen dan in de bodemprocedure, waarin onder meer werd geoordeeld dat gelet op de door het HvJEU aan artikel 3 ABC-Vo gegeven uitleg, de verkrijging door MSD op grond van hetzelfde Basisoctrooi van meerdere certificaten door het opeenvolgend in de handel brengen van de in het Basisoctrooi beschermde stof ezetimibe en combinaties van die stof met een (steeds andere) niet door het octrooi beschermde biosyntheseremmer voor dezelfde therapeutische toepassing in strijd is met de ABC-Vo.

 

Dat de onderhavige zaak afwijkt van de bodemprocedure in de zin van dat simvastatine uitdrukkelijk in conclusie 17 van het Basisoctrooi wordt genoemd, leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat dragend voor het oordeel van de bodemrechter is geweest dat cholesterol biosynthese remmers in het kader van EP 599 geen “innovative active ingredient” vormen en als zodanig ook niet het voorwerp (subject matter) van het octrooi zijn. Er is hierdoor geen sprake van een rechtens relevante andere situatie als welke voorlag in de bestuursrechtelijke bodemprocedure. De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat in Frankrijk de door MSD op grond van het parallel Franse certificaat gevraagde voorzieningen zijn afgewezen, en dat er weliswaar in Duitsland een (ex parte) voorlopig inbreukverbod is uitgesprokken op basis van het parallelle certificaat, maar dat daaraan geen doorslaggevende betekenis kan worden toegekend aangezien er in Duitsland een strike scheiding van inbreuk- en nietigheidsprocedures bestaat en er een andersoortige toets wordt aangelegd dan in Nederland door de voorzieningenrechter in kort geding.

 

Dit alles leidt tot de conclusie dat het combinatie-ABC naar voorlopig oordeel in strijd is met de ratio van de ABC-Vo is verleend en daarom nietig moet worden geacht, zodat er een gerede kans bestaat dat de op het combinatie-ABC gegronde vorderingen in een in te stellen bodemprocedure zullen worden afgewezen. De door MSD gevraagde voorlopige voorzieningen worden daarom afgewezen.

 

Teva heeft € 145.032,86 aan proceskosten conform artikel 1019h Rv gevorderd. Hier wordt € 16.000 van afgetrokken die Teva heeft gemaakt en in rekening heeft gebracht voor het geval MSD ex parte maatregelen zou verzoeken. Teva heeft niet betwist dat het niet voor de hand lag dat MSD ex parte maatregelen zou verzoeken. Ten aanzien van de overige kosten van € 129.032,86 wordt overwogen dat er weliswaar een complexe juridische discussie is gevoerd over de uitleg van de ABC-Vo en de interpretatie van arresten van het HvJEU, maar er zijn geen technische verweren gevoerd en evenmin zijn er niet-inbreuk argumenten ontwikkeld. Hierdoor acht de voorzieningenrechter de door Teva begrote kosten buitensporig en niet redelijk en evenredig. Aangezien Teva bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte van de door MSD gemaakte kosten van € 71.840,39 kan hierbij niet worden aangesloten om te bepalen wat redelijke en evenredige kosten zijn. Mede gelet op het gebruikelijke indicatietarief voor een complex IE-kort geding van maximaal € 25.000 begroot de voorzieningenrechter de redelijke en evenredige kosten aan de zijde van Teva op €40.000 (+ €618 aan griffierecht).

 

IEPT20180611, Rb Den Haag, MSD v Teva

 

(kopie origineel vonnis)