Merkhouder kan zich verzetten tegen debranding van buiten de EER op de markt gebrachte waren met het oog op invoer in de EER
26-07-2018 Print this page
Merkhouder kan zich er op grond van artikel 5 Merkenrichtlijn en 9 Merkenverordening tegen verzetten dat een derde zonder zijn toestemming alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER waar die waren nooit eerder werden verhandeld: door handelswijze als in het hoofdgeding wordt merkhouder het wezenlijke recht ontzegd de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, aantasting herkomstaanduidingsfunctie, aantasting investerings- en reclamefunctie, handelswijze in strijd met onvervalste mededinging.
Prejudiciële vragen ingediend door het hof van beroep Brussel (België). Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat Duma en GSI zijn overgegaan tot parallelle invoer in de Europese Economische Ruimte (EER) van vorkheftrucks voorzien van Mitsubishimerken zonder toestemming van Mitsubishi. Zij kopen buiten de EER van een vennootschap van de Mitsubishigroep vorkheftrucks die zij vervolgens invoeren op het grondgebied van de EER, waar zij hen onder de regeling douane-entrepot plaatsen. Zij verwijderen dan alle aan de Mitsubishimerken gelijke tekens van die waren, brengen de nodige aanpassingen aan om hen in overeenstemming te brengen met de in de Unie geldende normen, vervangen de identificatieplaatjes en de serienummers en brengen hun eigen tekens erop aan. Vervolgens worden de voertuigen ingevoerd en verhandeld in de EER en daarbuiten.
De verwijzende rechter heeft gevraagd of artikel 5 van de Merkenrichtlijn en artikel 9 van Merkenverordening het recht omvatten voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijke tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de EER verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die waren in de EER.
Het Hof antwoord deze vraag bevestigend. Dit omdat de merkhouder anders zijn recht wordt ontzegd om de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren. Daarnaast worden de functies van het merk aangetast door de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren met het oog op de eerste verhandeling ervan in de EER, zo oordeelt het Hof. Hierbij worden de functie van herkomstaanduiding, de kwaliteitsgarantiefunctie, en de investerings- en reclamefunctie genoemd. Bovendien is de bovenstaande handelswijze volgens het Hof in strijd met de doelstelling, een onvervalste mededinging te waarborgen.
Het Hof oordeelt derhalve dat de genoemde artikelen in die zin moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de Europese Economische Ruimte (EER) waar die waren nooit eerder werden verhandeld
IEPT20180725, HvJEU, Mitsubishi v Duma
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
