Dat energiedranken en alcoholische dranken kunnen worden gemixt is niet voldoende voor aannemen soortgelijkheid
02-11-2018 Print this page
Merkenrecht. Beroep van Asolo Ltd tegen nietigverklaring van het woordmerk FLÜGEL in klasse 32 (bier en een verzameling non-alcoholische dranken) en 33 (alcoholische dranken met uitzondering van bier) door Red Bull GmbH, houder van de Oostenrijkse woordmerken “... VERLEIHT FLÜGEL” (... geef je vleugels) en “RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL” (Red Bull geeft je vleugels) in klasse 32 (energiedrank).
Asolo beroept zich bij het Gerecht allereerst op rechtsverwerking wegens gedogen ex. artikel 54 lid 2 van GMeV (nu: artikel 61 UMeV). De Kamer van Beroep zou het bewijs verkeerd hebben beoordeeld en daardoor ten onrechte niet hebben vastgesteld dat Red Bull op de hoogte was van het gebruik van het merk Flügel. Voor rechtsverwerking door gedogen is vereist dat het gebruik van een jonger Uniemerk bewust gedurende vijf opeenvolgende jaren wordt gedoogd. De bewijsstukken (onder andere een advertentie van een festival gesponsord door FLÜGEL en een verklaring van een Oostenrijkse zanger) zijn voor het Gerecht ook niet voldoende om vast te kunnen stellen dat Red Bull in de relevante periode (tussen 2006 en 2011) daadwerkelijk op de hoogte was van het gebruik van het merk.
Daarnaast voert Asolo aan dat de waren uit klasse 32 waar de slogan van Red Bull voor wordt gebruik niet gelijk zijn aan de waren uit klasse 33 waarvoor het merk “FLÜGEL” staat ingeschreven. De Kamer van Beroep had geoordeeld dat de waren soortgelijk zijn omdat ze vaak worden gemixt en/of samen geconsumeerd worden. Dit beroep slaagt. Het Gerecht oordeelt dat de omstandigheid dat de dranken kunnen worden gemixt op zich niet voldoende is om soortgelijkheid aan te nemen:
"80 As regards the application of Article 8(1) of Regulation No 207/2009, it should be noted that a very large number of alcoholic and non-alcoholic drinks are generally mixed, consumed, or indeed marketed together, either in the same establishments or as premixed alcoholic drinks. To consider that those goods should, for that reason alone, be described as similar, when they are not intended to be consumed in either the same circumstances, or in the same state of mind, or, as the case may be, by the same consumers, would put a large number of goods which can be described as ‘drinks’ into one and the same category for the purposes of the application of Article 8(1) of Regulation No 207/2009 (see, to that effect, judgment of 3 October 2012, Yilmaz v OHIM — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO), T‑584/10, EU:T:2012:518, paragraph 55 and the case-law cited).”
