Ten onrechte geoordeeld dat eisers merkenrecht buiten beschouwing wilden laten in geschil over overdracht domeinnaam
03-12-2018 Print this page
Degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren kan alleen gedwongen worden deze aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is: deze plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander (vgl. IEPT20151211 HR Artiestenverloningen). Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat eisers geen merkenrechtelijke beoordeling van hun vordering wensten en dat derhalve niet kon worden vastgesteld dat Karl Dungs door het aan zich doen overdragen van de domeinnaam op grond van beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt: eisers hebben zowel in dagvaarding als in hoger beroep gesteld dat gebruik van de domeinnaam geen merkinbreuk behelst.
OVERDRACHT DOMEINNAAM - MERKENRECHT
Karl Dungs is houder van het Uniewoordmerk DUNGS en maakt gebruik van de domeinnaam dungs.com. Eisers gebruiken de domeinnaam dungs.nl bij het verkopen van - onder meer - artikelen van het merk DUNGS. In 2014 heeft de WIPO-geschillenbeslechter overdracht van de domeinnaam aan Karl Dungs bevolen. Eisers hebben vervolgens een gerechtelijke procedure ingesteld om te voorkomen dat Karl Dungs zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. De rechtbank Den Haag heeft de vorderingen afgewezen. Het hof Den Haag heeft bij arrest van 11 juli 2017 het vonnis op dit punt bekrachtigd. Het hof oordeelde dat eisers geen merkenrechtelijke beoordeling van hun vordering wensen en dat derhalve niet kan worden vastgesteld dat Karl Dungs door het aan zich doen overdragen van de domeinnaam onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt.
Eisers voeren tegen de beslissing van het hof aan dat zij weliswaar hebben gesteld dat het merkenrecht niet ten grondslag ligt aan hun vordering omdat zij niet gerechtigd zijn tot het merk DUNGS, maar dat daaruit niet volgt dat zij wilden dat hun betwisting van het door Karl Dungs op een beweerde merkinbreuk gestoelde verweer buiten beschouwing zou blijven.
De Hoge Raad overweegt dat het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld en dat tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander, zo overweegt de Hoge Raad onder verwijzing naar het artiestenverloning-arrest (IEPT20151211).
De Hoge Raad overweegt dat het hof heeft vastgesteld dat de vordering van eisers ertoe strekt te voorkomen dat Karl Dungs zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is van belang of sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen aan de zijde van eisers. Eisers hebben zich in de dagvaarding gesteld dat het gebruik van de domeinnaam geen merkinbreuk behelst en zijn in hoger beroep met verscheidene argumenten opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op het merk. Gezien deze stellingname van eisers naar het oordeel van de Hoge Raad niet begrijpelijk dat het hof de gedragingen en uitlatingen van eisers aldus heeft uitgelegd dat zij het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben. Daardoor zijn de conclusies dat derhalve niet kan worden vastgesteld dat van merkinbreuk geen sprake is en dat niet kan worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen evenmin begrijpelijk. De Hoge Raad vernietigt het arrest en wijst het geding terug naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing.
IEPT20181130, HR, ITT v Karl Dungs
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
