HvJEU over normaal gebruik driedimensionaal merk waarop woordmerk is aangebracht
30-01-2019 Print this page
Gerecht EU heeft impliciet geoordeeld dat enkel door de ongewone vorm van het merk het aangevallen driedimensionale merk van een oven een groot onderscheidend vermogen heeft, ondanks dat de vorm tot op zekere hoogte functioneel is. Merk normaal gebruikt, ondanks dat op de waren ook het woordmerk “Bullerjan” wordt aangebracht: Gerecht EU mocht oordelen dat het woordmerk “Bullerjan” minder onderscheidend vermogen heeft dan het driedimensionale merk en de totaalindruk daarvan niet wijzigt. Feit dat het woordmerk “Bullerjan” mogelijk de bepaling van de commerciële herkomst van de desbetreffende ovens kan faciliteren niet tegenstrijdig met het feit dat het woordmerk niet het onderscheidend vermogen van het driedimensionale merk dat bestaat uit de vorm van de waren. In situatie dat gerecht van eerste aanleg heeft vastgesteld dat het betrokken merk significant afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector is het niet aan de merkhouder om verder bewijs te leveren dat de vorm niet gangbaar is in de betrokken sector, maar aan degene die het verval van het merk inroept.
Duitstalige uitspraak. Dhr. Klement heeft de vervallenverklaring van een driedimensionaal merk van Bullerjan voor een oven (“Ofen”) ingeroepen wegens niet normaal gebruik. Zowel het EUIPO als de kamer van beroep hebben de vorderingen van Klement afgewezen. Voor het Gerecht EU stelde Klement dat, omdat Bullerjan het merk in combinatie met het woordelement “Bullerjan” zou gebruiken, dat zou zijn aangebracht op de waren, geen sprake zou zijn van normaal gebruik. Enerzijds zou het aangevallen merk uitsluitend bestaan uit de vorm van een product, zonder enig woordelement en daardoor niet meer zijn herkomstfunctie kunnen uitoefenen en daarom niet normaal kunnen worden gebruikt in combinatie met een woordelement. Daarnaast werd gesteld dat de toevoeging van het woordelement aan een driedimensionaal merk het onderscheidende vermogen van dat merk zoals het is ingeschreven zou aanpassen. Ook het Gerecht wees de vorderingen van Klement af. De hogere voorziening wordt eveneens afgewezen.
Volgens Klement zou het Gerecht EU onvoldoende hebben onderbouwd waarom het onderscheidend vermogen van het merk hoog is, zonder uit te leggen waarom het publiek daarin een sterke herkomstaanduiding zou zien, terwijl de vorm technisch bepaald zou zijn. Het HvJEU stelt dat het Gerecht oordeelde dat het merk significant afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector, aangezien de vorm van de oven doet denken aan een schoorsteen. Klement zou niet hebben aangetoond dat verschillende fabrikanten ovens in dezelfde of vergelijkbare vormen als het merk hebben aangeboden in de referentieperiode. Het Gerecht EU heeft daarom volgens het HvJEU impliciet geoordeeld dat enkel door de ongewone vorm van het merk het merk een groot onderscheidend vermogen heeft, ondanks dat de vorm tot op zekere hoogte functioneel is.
Het Gerecht had geoordeeld dat het woordmerk Bullerjan niet de totaalindruk van het merk in kwestie wijzigt, aangezien de consument de vorm van het merk, die identiek blijft, kan onderscheiden als herkomstindicatie van de waren. Daarnaast zou het woordmerk slechts een klein deel van het voortbrengsel innemen en alleen zichtbaar zijn als het product vanaf de verbrandingskamer wordt bekeken. Ten slotte zou het paneel waarop het woordmerk is aangebracht een metaalachtig uiterlijk hebben, waardoor het niet echt verschilt van de rest van het voortbrengsel. Het HvJEU oordeelt dat het Gerecht daarom mocht oordelen dat het woordmerk “Bullerjan” minder onderscheidend vermogen had dan het driedimensionale merk. Ook oordeelt het Hof dat het feit dat het woordmerk “Bullerjan” mogelijk de bepaling van de commerciële herkomst van de desbetreffende ovens kan faciliteren niet tegenstrijdig is met het feit dat het woordmerk niet het onderscheidend vermogen van het driedimensionale merk wijzigt. Anders zou het aanbrengen van een woordmerk, dat de bepaling van de commerciële herkomst van de betrokken waren altijd vergemakkelijkt, er noodzakelijkerwijs voor zorgen dat het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk wordt aangetast.
Met betrekking tot de bewijslast verdeling wordt geoordeeld dat in de situatie dat het gerecht van eerste aanleg oordeelt op basis van welbekende feiten dat het betrokken merk significant afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector, het niet aan de merkhouder is om verder bewijs te leveren omtrent de vraag of de vorm van dat merk niet gangbaar is in de betrokken sector. Het is in dat geval aan degene die de vervallenverklaring van het merk vordert om aan te tonen dat de vorm van het merk gebruikelijk is voor de sector.
C-698/17 P - ECLI:EU:C:2019:48
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
