Shrunk-tui van My Brand maakt inbreuk op het woordmerk SHRUNK van Scotch & Soda

Print this page 04-03-2019
IEPT20190219, Hof Amsterdam, Scotch & Soda v My Brand
(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Shrunk-tui van My Brand maakt geen inbreuk op het woordmerk SCOTCH SHRUNK: aan het element shrunk komt in de samenstelling SCOTCH SHRUNK geen zelfstandige betekenis toe. Shrunk-tui maakt wel inbreuk op het woordmerk SHRUNK: waren stemmen overeen en merk en teken zijn gelijk, Shrunk is niet louter beschrijvend voor kinderkleding en heeft onderscheidend vermogen.

 

MERKENRECHT

 

De afgebeelde trui van My Brand maakt inbreuk op het merkenrecht van Scotch & Soda. Dit heeft het hof Amsterdam bepaald. Het hof overweegt dat weliswaar geen inbreuk wordt gemaakt op het woordmerk SCOTCH SCHRUNK, nu aan het element shrunk in de samenstelling SCOTCH SHRUNK geen zelfstandige betekenis toekomt, en My Brand alleen dit element gebruikt.

 

Het hof oordeelt echter dat wel sprake is van inbreuk op het woordmerk SCOTCH, dat is ingeschreven in 2015. De gestelde inbreuken in kort geding hadden plaatsgevonden voor de deponering van dit merk, maar inmiddels heeft Scotch & Soda per akte gesteld dat in december 2017 een sweater met daarop SHRUNK in de sale van My Brand is verkocht. Scotch & Soda heeft dat met foto’s en een aankoopbon onderbouwd en de betwisting van My Brand is in dat licht onvoldoende gemotiveerd en geconcretiseerd, zo oordeelt het hof.

 

Vast staat dat de waren waarvoor het woordmerk door Scotch & Soda respectievelijk het teken door My Brand wordt gebruikt overeenstemmen, te weten truien/sweaters voor jongens. Bovendien is het teken dat My Brand gebruikt exact gelijk aan het Scotch & Soda woordmerk SHRUNK, zo overweegt het hof. Het woordmerk SCHRUNK is volgens het hof bovendien niet louter beschrijvend voor kinderkleding.  Weliswaar zal het publiek shrunk associëren met iets kleins of kleiners, maar het verband met (kinder)kleding ligt niet zozeer voor de hand dat daarvoor geen enkele toelichting of inspanning meer vereist is, zo overweegt het hof. Tegen die achtergrond kan naar het oordeel van het hof evenmin worden staande gehouden dat shrunk geen enkel onderscheidend vermogen heeft; het is daarmee niet ongeschikt om de waren van Scotch & Soda te onderscheiden van die van een ander.

 

Gelet op het bovenstaande acht het hof de genoemde verkoop een inbreuk op het recht van Scotch & Soda op haar woordmerk SHRUNK. Vast staat dat het gaat om exact hetzelfde woord, toegepast op de borst van een jongenssweater. Ook Scotch & Soda gebruikt haar woordmerk zo. Dat betekent dat bij het relevante publiek verwarring te duchten is en dat My Brand in strijd heeft gehandeld met art. 2.20 lid 1 onder b BVIE. Dat het woord/teken shrunk door My Brand louter als versiering is gebruikt, zoals zij aanvoert, doet daaraan naar het oordeel van het hof niet af.

 

IEPT20190219, Hof Amsterdam, Scotch & Soda v My Brand

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:478