Oppositie tegen Beneluxwoordmerk TOLINGO op grond van Uniewoordmerk TOLINGO afgewezen

Print this page 20-03-2019
IEPT20190312, Hof Den Haag, Tolingo v KNR Technologies
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten)

Uniewoordmerk TOLINGO niet normaal gebruikt voor telecommunicatiediensten (klasse 38): dat Tolingo klanten via portal in gelegenheid stelt om ten behoeve van haar vertaaldiensten documenten in de cloud op te slaan betekent niet dat zij telecommunicatiediensten aanbiedt. Uniewoordmerk TOLINGO niet normaal gebruikt voor het ontwikkelen van software (klasse 42): niet aangetoond dat zij daadwerkelijk software aanpast, gebruik van software dat wellicht wordt aangepast wordt aan behoefte klant niet gelijk te stellen met ontwikkelen van software als dienst. Wel normaal gebruik voor vertaaldiensten (klasse 41). Geen verwarringsgevaar tussen Uniewoordmerk TOLINGO voor vertaaldiensten (klasse 41) en Beneluxwoordmerk TOLINGO voor telecommunicatie en het overbrengen van gegevens (klasse 38) en technische diensten met betrekking tot telecommunicatieapparatuur en computersoftware (klasse 42): diensten hebben andere aard, ander doelpubliek, vereisen andere know how en hebben andere wijze van levering.  

 

MERKENRECHT

 

Tolingo is houdster van het Uniewoordmerk “TOLINGO” voor diensten in de klassen 38 (“Telecommunications by means of platforms and portals of the internet”), 41 (“Translation services, sign language interpretation”) en 42 (“Computer software design”). KNR heeft een Benelux depot verricht van het woordmerk “TOLINGO” voor waren en diensten in de klassen 38, 41 en 42, waarbij de inschrijving als gevolg van de oppositie van een derde later voor klasse 41 is doorgehaald. Tolingo heeft op 7 april 2016 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk door KNR. Het Bureau heeft de oppositie van Tolingo op 7 maart 2018 afgewezen en beslist dat het Benelux depot wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd. Het Bureau stelde dat de door Tolingo overgelegde bewijzen van gebruik slechts betrekking hebben op vertaaldiensten en dat geen bewijs van gebruik voor de overige diensten waarvoor het merk is ingeschreven is geleverd. Het beroep faalt.

 

Het hof oordeelt dat het Uniewoordmerk TOLINGO niet normaal is gebruikt voor telecommunicatiediensten (klasse 38). Dat Tolingo haar klanten via een portal in gelegenheid stelt om ten behoeve van haar vertaaldiensten documenten in de cloud op te slaan betekent niet dat zij telecommunicatiediensten aanbiedt. Het Uniewoordmerk is ook niet normaal gebruikt voor het ontwikkelen van software (klasse 42). Tolingo heeft gesteld dat zij software voor grotere klanten die meer omzet genereren soms aanpast, maar uit de overgelegde bewijzen blijkt niet dat dit daadwerkelijk gebeurt. Bovendien blijkt uit de door Tolingo gegeven toelichting dat zij slechts gebruik maakt van een software programma – dat wellicht waar nodig aan de behoeften van een klant wordt aangepast en waar klanten niet (apart) voor betalen – om haar vertaaldiensten aan te bieden. Dat is volgens het hof niet gelijk te stellen het ontwikkelen van software. De gebruiksbewijzen onderbouwen wel het standpunt dat het merk normaal is gebruikt voor vertaaldiensten, hetgeen niet wordt bestreden door KNR. De stellingen van Tolingo dat haar merk is ingeburgerd voor vertaaldiensten zodat het onderscheidend vermogen daarvan is toegenomen en de stelling dat KNR een trademark troll is kunnen aan het voorgaande niet af doen en worden daarom niet nader behandeld. 

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie origineel vonnis)