Girafnootjes maken merkinbreuk op Tijgernootjes

Print this page 29-03-2019
IEPT20190327, Rb Gelderland, Frito-Lay v Intersnack
(Met dank aan Selmer Bergsma, Koen Limperg en Edmee Peijster, De Brauw Blackstone Westbroek)

Enkele verwijzing naar Wikipedia onvoldoende onderbouwing voor stelling dat teken TIJGERNOOTJES soortnaam is geworden. Hetgeen merkinschrijvingen 733871 en 733827 beogen te beschermen, noot met geschakeerd kleurpatroon in tinten oranje, bruin en geel blijkt voldoende uit de inschrijving: samengesteld merk dat zowel kleur- als vormelementen kent hoeft niet te voldoen aan zowel vereisten voor zuivere kleurmerken als vereisten voor zuivere vormmerken, evenmin relevant dat uit afbeeldingen als zodanig niet direct kan worden afgeleid dat het gaat om driedimensionaal merk gaat, dat patroon niet in de inschrijving precies kan worden vastgelegd, staat er niet aan in de weg dat karakteristieke elementen van het patroon voldoende duidelijk blijken uit gedeponeerde afbeeldingen. Zwart-wit merk nietig verklaard: bescherming van kleurpatroon in tinten oranje, bruin en geel volgt niet uit inschrijving. Weigeringsgrond “uitsluitend bestaan uit een vorm” niet van toepassing: merkinschrijvingen beogen niet de vorm te beschermen maar enkel de toepassing van het betreffende patroon op een specifieke plaats van de waar. Merken niet verworden tot soortaanduiding voor dubbel gecoate noot: niet aannemelijk gemaakt dat consument dubbel gecoate noot onderscheidt van andere soorten borrelnoten. Teken GIRAFNOOTJES maakt geen inbreuk op woordmerk TIJGERNOOTJES: zeer beperkte mate van begripsmatige overeenstemming gecompenseerd door auditieve en visuele verschillen tussen TIJGER en GIRAF. Merken m.b.t. uiterlijk Tijgernootjes en Girafnootjes zijn identiek (“sub a”) ondanks dat iedere noot iets ander uiterlijk heeft: patroon bevat voldoende karakteristieke, terugkerende elementen om herkenbaar te zijn voor publiek dat hetzelfde patroon zal herkennen, terwijl verschillen aan consument zullen ontsnappen. Geen inbreuk op merk voor opengebroken noot dat consument informeert over eigenschappen product en niet zozeer de herkomst ervan. Verpakking Girafnootjes maakt geen inbreuk op Tijgernootjes verpakkingsmerk: overeenstemmende bestanddelen zijn dermate gebruikelijk, ondergeschikt en/of weinig onderscheidend dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Sprake van slaafse nabootsing ten aanzien van nodeloze verwarring tussen Girafnootjes en Tijgernootjes, niet ten aanzien van de verpakking.

 

MERKENRECHT

 

Frito-Lay verhandelt sinds 1993 onder de naam “Tijgernootjes” een snackproduct dat bestaat uit een pinda, voorzien van een krokant jasje. Zij is houdster van een woordmerk TIJGERNOOTJES, twee merken in kleur die tijgernootjes voorstellen, een zwart-wit merk  van een nootje, een verpakkingsmerk en een merk dat een opengebarsten nootje weergeeft. Frito-Lay beschikt ook over een inmiddels verlopen, Nederlands en Europees octrooi voor de wijze van vervaardiging van de tijgernoot. Intersnack brengt sinds 2015 onder de naam Girafnootjes een snackproduct op de markt. Frito-Lay stelt onder meer dat sprake is van inbreuk op haar merkrechten.

 

            

            Merk 733871                                              Merk 733827                                 

 

 

            Zwart-wit merk

 

De rechtbank oordeelt dat hetgeen de merkinschrijvingen 733871 en 733827 beogen te beschermen, een noot met geschakeerd kleurpatroon in de tinten oranje, bruin en geel blijkt voldoende uit de inschrijving blijkt. Dat het patroon in de inschrijving niet precies kan worden vastgelegd staat er niet aan in de weg dat de karakteristieke elementen van het patroon voldoende duidelijk blijken uit de gedeponeerde afbeeldingen. Het zwart-wit merk wordt echter nietig verklaard, omdat de bescherming van de kleurpatroon in tinten oranje, bruin en geel niet uit inschrijving volgt. De weigeringsgrond “uitsluitend bestaan uit een vorm” is niet van toepassing op de merken, aangezien de merkinschrijvingen niet de vorm beogen te beschermen, maar enkel de toepassing van het betreffende patroon op een specifieke plaats van de waar. De rechtbank verwijst naar de Louboutin-zaak (IEPT20180612). Ook wordt geoordeeld dat de merken niet tot soortaanduiding voor een gecoate noot zijn verworden, aangezien niet aannemelijk is gemaakt dat de consument de dubbel gecoate noot onderscheid van andere soorten borrelnoten.

 

Ten aanzien van de inbreuk wordt geoordeeld dat geen inbreuk wordt gemaakt op het woordmerk, aangezien begripsmatig slechts in zeer beperkte mate sprake is van overeenstemming en deze overeenstemming door de auditieve en visuele verschillen tussen de bestanddelen TIJGER en GIRAF in ruime mate wordt gecompenseerd. Er is wel sprake van inbreuk “sub a” met betrekking tot de merken met betrekking tot het uiterlijk van de Tijgernootjes en de Girafnootjes, ondanks dat iedere noot iets ander uiterlijk heeft. Het patroon bevat voldoende karakteristieke, terugkerende elementen om herkenbaar te zijn voor publiek dat hetzelfde patroon zal herkennen, terwijl de verschillen aan de consument zullen ontsnappen. De verpakking van Girafnootjes maakt echter volgens de rechtbank geen inbreuk op het Tijgernootjes verpakkingsmerk. De overeenstemmende bestanddelen zijn dermate gebruikelijk, ondergeschikt en/of weinig onderscheidend dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Ten slotte wordt nog geoordeeld dat sprake is van slaafse nabootsing, omdat sprake is van nodeloze verwarring tussen de Girafnootjes en Tijgernootjes. Er is echter geen sprake van slaafse nabootsing ten aanzien van de verpakking.

 

De IEPT-versie  volgt.

 

(kopie origineel vonnis)