Geen voortgezet gebruik 1e Rodeo merk in gewijzigde vorm

Print this page 20-05-2019
IEPT20190514, Hof Den Bosch, Service Bund v Rodeo
(Met dank aan Lars Bakers en Marissa Brinks, BINGH Advocaten)

1e Rodeo merk normaal gebruikt in 2016-2018: volgt uit overgelegde foto’s van gebruik op o.a. houten plankjes waarop eten wordt geserveerd en uithangborden bij Rodeo restaurants. Dat woorden “saloon” en “restaurant” niet zijn gebruikt doet hier niet aan af: meest onderscheidende elementen, de gestileerde stier en het woord “Rodeo” in lettertype zoals ingeschreven zijn gebruikt, onderscheidend vermogen van merk in vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd ((artikel 2.23bis(5)(a) BVIE). Service-Bund kan zich niet verzetten tegen 1e Rodeo merk gelet op co-existentieregeling BVIE: ingeschreven toen internationale woordmerk “RODEO” vervallen kon worden verklaard. 2e Rodeo merk kan niet profiteren van co-existentieregeling: ingeschreven toen woordmerk “RODEO” niet vervalrijp was. 2e Rodeo merk geen voortgezet gebruik van 1e Rodeo merk: regeling omtrent normaal gebruik in op onderdelen afwijkende vorm  (2.23bis BVIE) heeft geen betrekking op gebruik door (beweerdelijke) inbreukmaker, indien regeling wel van toepassing is verschilt 2e Rodeo merk zozeer van 1e Rodeo merk dat sprake is van afwijkende vorm die onderscheidend vermogen 1e Rodeo merk zoals ingeschreven wijzigt. Geen verwarringsgevaar tussen woordmerk “RODEO” en 2e Rodeo merk: Benelux publiek van 2e Rodeo merk (restaurantbezoekers) komt niet in aanraking met woordmerk, dat wordt gebruikt voor toeleveranciers van levensmiddelen voor horeca en enkel in Duitsland wordt gebruikt voor restaurantconcept. Onvoldoende onderbouwd dat door gebruik teken “Rodeo” in handelsnaam en domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan reputatie woordmerk “RODEO” of sprake is van verwarringsgevaar ex artikel 5a Hnw. Geen inbreuk ex artikel 2.20 sub a (identieke tekens) door gebruik “Rodeo” voor restaurantdienst (klasse 43): woordmerk niet voor klasse 43 ingeschreven.

 

MERKENRECHT

 

Service Bund is een verband van 30 middelgrote toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca. Service Bund is houdster van het internationale woordmerk RODEO. Dit merk is in 1981 geregistreerd voor de klassen (vlees en worst en dergelijke), 30 (kruiden en sauzen) en 43 (restauratie). Het merk van Service Bund is onder meer geregistreerd voor de Benelux. De inschrijving voor klasse 43 is in de Benelux niet geldig. Rodeo exploiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België .en heeft in 2001 het Benelux woord- en beeldmerk gedeponeerd voor klasse 43 (afbeelding boven, hierna: het 1e Rodeo merk). Rodeo heeft vervolgens in 2012 het Benelux woord- en beeldmerk "Rodeo Latin American Grill Restaurant" gedeponeerd voor klasse 43 (afbeelding onder. hierna: het 2e Rodeo merk). In eerste aanleg (IEPT20170705) werd geoordeeld dat Service Bund zich niet tegen het gebruik van de merken kon verzetten, omdat toen het eerste Rodeo merk werd gedeponeerd het RODEO woordmerk aan vervallenverklaring blootstond en het 2e Rodeo merk als voortgezet gebruik van het 1e Rodeo merk moest worden beschouwd. Ondanks dat grief 1 slaagt, wordt het vonnis bekrachtigd.

 

Het hof oordeelt dat het 1e Rodeo merk normaal gebruikt is. Dat de woorden  “saloon” en “restaurant” niet zijn gebruikt doet hier niet aan af, omdat de meest onderscheidende elementen, de gestileerde stier en het woord “Rodeo” in het lettertype zoals ingeschreven zijn gebruikt. Service-Bund kan zich niet verzetten tegen het 1e Rodeo merk gelet op co-existentieregeling BVIE, omdat haar woordmerk vervallen kon worden verklaard op het moment dat het 1e Rodeo merk werd ingeschreven. Dit geldt echter niet voor het 2e Rodeo merk. Volgens het hof is het 2e merk geen voortgezet gebruik van het 1e Rodeo merk, omdat de regeling omtrent normaal gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm (artikel 2.23bis BVIE) geen betrekking heeft op gebruik door een (beweerdelijke) inbreukmaker, maar op gebruik door de merkhouder. Dit volgt uit de plaats van die bepaling in de regeling, die immers gaat over het normaal gebruik door de merkhouder dat strekt tot instandhouding van zijn recht, naar welk gebruik in de aanhef van lid 5 ook uitdrukkelijk wordt verwezen. Ook als de redenering van Rodeo wel wordt gevolgd kan dit haar niet baten, omdat het 2e Rodeo merk zozeer van het 1e Rodeo merk verschilt dat sprake is van een afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het 1e Rodeo merk zoals ingeschreven wijzigt.

 

Het hof oordeelt vervolgens dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het woordmerk “RODEO” en het 2e Rodeo merk. Voor wat betreft het merk van Rodeo zullen het restaurantbezoekers zijn die in aanraking komen met dat merk. Het blijkt nergens uit dat dit publiek in de Benelux ook in aanraking kan komen met het woordmerk “RODEO“. Service-Bund is naar eigen zeggen een verband van 30 toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca. Daarnaast is zij aan haar afnemers een ‘restaurantconcept’ gaan aanbieden. In dat verband stelt zij voorwerpen ter beschikking waarop haar merk is afgedrukt, zoals prikkers met een vlaggetje, luciferdoosjes en dergelijke. Service-Bund heeft gesteld dat er in Duitsland tientallen restaurants zijn die in het kader van haar restaurantconcept het merk gebruiken. Op de vraag tijdens het pleidooi of van dergelijk gebruik ook buiten Duitsland sprake is, heeft Service-Bund laten weten dat dit (alleen) het geval is in Luxemburg, maar deze stelling is in het licht van de betwisting door Rodeo op geen enkele wijze onderbouwd, zodat het hof eraan voorbij gaat.

 

Het hof is verder van oordeel dat onvoldoende onderbouwd is dat door het gebruik van het teken “Rodeo” in de handelsnaam en domeinnaam Rodeo afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het woordmerk “RODEO”. Ook is onvoldoende onderbouwd dat sprake is van verwarringsgevaar ex artikel 5a Hnw. Ook is er geen sprake van inbreuk ex artikel 2.20 sub a (identieke tekens) door gebruik van “Rodeo” voor een restaurantdienst (klasse 43). Het woordmerk is namelijk niet voor klasse 43 ingeschreven.

 

IEPT20190514, Hof Den Bosch, Service Bund v Rodeo

 

ECLI:NL:GHSHE:2019:1822