Merkenrechtelijk geschil omtrent snijplanken die na opdracht tot vernietiging wegens mogelijke giftigheid toch op de markt zijn gekomen
11-06-2019 Print this page
Inbreuk op Uniemerk JSU door verhandeling van SUS-snijplanken die waren bestemd voor vernietiging nu beroep op uitputting wordt verworpen: ondanks feit dat het Uniemerk niet was geregistreerd ten tijde van de levering snijplanken door Chinese fabrikant is het Uniemerkrenrecht van toepassing nu de gewraakte handelingen wel dateren van na de inschrijving, standpunt dat aan het 'in de handel brengen' als merkenrechtelijk criterium geen betekenis toekomt - omdat er ten tijde van de eerste levering geen merkrecht was - verworpen nu er al wel een Duits nationaal recht was, merkrechten van JSU niet uitgeput door verkoop en/of levering van de Chinese fabrikant aan licentiehouder TCC nu deze niet is te beschouwen als een van de merkhouder onafhankelijke ‘derde’ in de zin van het Peak Holding-arrest, verkoop aan Kaufland wegens mogelijke giftigheid snijplanken niet doorgegaan, merkenrecht niet uitgeput door overdracht ter vernietiging. Inbreukverbod toegewezen. Afdracht nettowinst afgewezen wegens ontbreken kwader trouw: gelet op atypische situatie dat het Uniemerk pas is geregistreerd nadat dit teken op de snijplanken was aangebracht kan het verweer van gedaagden dat het Uniemerkrecht niet van toepassing is niet als bij voorbaat kansloos worden geacht, niet aannemelijk dat voor gedaagden duidelijke aanwijzingen waren dat de snijplanken niet met toestemming van JSU op de markt waren maar daar vanwege kwaliteitsproblemen juist vanaf moesten worden gehouden. Schadevergoeding op te maken bij staat: omvang mogelijke schade kan nog niet worden vastgesteld. Bij schadestaatprocedure moet worden uitgegaan van 50% eigen schuld van merkhouder JSU nu is nagelaten redelijkerwijs te vergen maatregelen te treffen om risico dat snijplanken bij consumenten terecht zouden komen te minimaliseren: opdracht tot vernietiging gegeven aan niet-professionele partij waarbij niet is medegedeeld dat de snijplanken een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid meebrachten.
JSU houdt zich bezig met het ontwikkelen van huishoudelijke producten en is houder van het afgebeelde SUS-Uniebeeldmerk. JSU en TCC hebben een licentieovereenkomst gesloten op grond waarvan TCC het recht heeft verkregen om bepaalde producten met het SUS-logo te verhandelen. Op grond van deze overeenkomst heeft TCC eind 2013 een opdracht verstrekt voor het vervaardigen van 158.892 houten snijplanken voorzien van het SUS-logo in China ten behoeve van een loyaliteitsactie van de winkelketen Kaufland in Duitsland. Kaufland heeft begin januari 2014 één of meer van de door haar ontvangen snijplanken laten testen. Uit de onderzoeken blijkt dat de snijplanken mogelijk niet voldoen aan de eisen van artikel 3 van Verordening 193 5/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen; sterker nog “The analyses detected the transfer of substances of toxicological concern in relevant amounts on the food stimulant.”
De loyaliteitsactie wordt afgeblazen en Kaufland retourneert de bij haar bezorgde snijplanken aan TCC. In overleg met JSU geeft TCC vervolgens op 8 juni 2014 Vos Logistics opdracht om de partij te (doen) vernietigen. Eind goed al goed zou je denken. Via een contact van Vos naar zijn de snijplanken vervolgens echter naar Wihamij Palletindustrie gegaan. Een medewerker van Wihamij verklaart dat er tijdens het vernietigen brand ontstaat, waardoor de schredder onbruikbaar wordt. Vervolgens meldt zich een koper voor de snijplanken. “Gezien het feit dat onze shredder onbruikbaar is en een flinke schade heeft opgelopen ben ik hier op ingegaan.” Enkele maanden later constateert JSU dat de snijplanken via via op de markt zijn gekomen en door meerdere verkopers in Nederland worden verhandeld (inmiddels is duidelijk dat de snijplanken geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren). Dit leidt tot de onderhavige deels gevoegde hoofdzaken en een hele lijst aan vrijwaringszaken.
De rechtbank komt tot het oordeel dat gedaagden hebben door de verhandeling van de snijplanken inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van JSU in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Dit ondanks het feit dat het Uniemerk nog niet was geregistreerd ten tijde van de levering van de snijplanken door de Chinese producent. De gewraakte handelingen dateren namelijk wel van na de inschrijving. De merkrechten van JSU zijn bovendien niet uitgeput door verkoop en/of levering van de Chinese fabrikant aan licentiehouder TCC, dan wel door TCC aan Kaufland. TCC is als licentiehouder in dit geval niet te beschouwen is als een (van de merkhouder onafhankelijke) ‘derde’ in de zin van het Peak Holding-arrest. Van verkoop aan Kaufland is door het afblazen van de loyaliteitsactie geen sprake geweest. Het merkenrecht is bovendien niet uitgeput door de overdracht ter vernietiging wegens mogelijke giftigheid aan Vos. Die overdracht geschiedde slechts met het oog op vernietiging. Daarmee is geen sprake van ‘in de handel brengen’ in merkenrechtelijke zin met toestemming van de merkhouder. Het gevorderde inbreukverbod wordt gelet op het bovenstaande toegewezen.
De gevorderde afdracht van de nettowinst wordt echter afgewezen wegens het ontbreken van kwader trouw. Gelet op atypische situatie dat het Uniemerk pas is geregistreerd nadat dit teken op de snijplanken was aangebracht, kan het verweer van gedaagden dat het Uniemerkrecht niet van toepassing is niet als een bij voorbaat kansloos verweer worden aangemerkt, zo oordeelt de rechtbank. Bovendien is niet aannemelijk dat er voor gedaagden duidelijke aanwijzingen waren dat de snijplanken niet met toestemming van JSU op de markt waren gebracht maar daar vanwege kwaliteitsproblemen juist vanaf moesten worden gehouden. De enkele lage prijs is hiervoor niet voldoende.
Nu de omvang van de mogelijke schade nog niet kan worden vastgesteld wordt verwezen naar de schadestaatprocedure. Bij de schadestaatprocedure moet naar het oordeel van de rechtbank worden uitgegaan van 50% eigen schuld van merkhouder JSU. Niet in geschil is dat schade niet was ingetreden indien een officieel vernietigingsbedrijf was ingeschakeld. Bij de opdracht tot vernietiging aan Vos is bovendien niet medegedeeld dat de snijplanken een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid meebrachten. Door Vos niet van relevante informatie te voorzien, is nagelaten redelijkerwijs te vergen maatregelen te treffen om het risico dat de snijplanken bij consumenten terecht zouden komen te minimaliseren. Dat dat risico zich heeft verwezenlijkt is daarom te beschouwen als mede het gevolg van een omstandigheid die aan JSU kan worden toegerekend.
IEPT20190522, Rb Den Haag, Snijplanken
