Bestanddeel merk mag niet door verklaring van afstand worden uitgesloten van globale analyse verwarringsgevaar
12-06-2019 Print this page
Lidstaten hebben vrijheid om naar nationaal recht te voorzien in verklaringen van afstand van recht voor zover deze geen afbreuk doen aan nuttige werking Merkenrichtlijn en met name aan de bescherming tegen verwarring. Artikel 4(1)(b) Merkenrichtlijn 2008 verzet zicht tegen nationale regeling die voorziet in een verklaring van afstand waardoor een bestanddeel van een samengesteld merk, waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling, of waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse.
In de rechtsorden die daarin voorzien, kan de inschrijving van een merk vergezeld gaan van een verklaring van afstand, de zogeheten “disclaimer”, indien de aanvraag betrekking heeft op een samengesteld teken waarin een of meerdere beschrijvende of algemene termen voor een of meer in de aanvraag opgegeven waren of diensten zijn opgenomen. De disclaimer kan naargelang de toepasselijke regeling spontaan door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde dienst als voorwaarde voor inschrijving. De disclaimer heeft tot doel te verduidelijken dat de beschrijvende en niet-onderscheidende term of termen van het aangevraagde teken niet vallen onder het uitsluitende recht en derhalve beschikbaar blijven. De houder van het merk heeft derhalve niet het recht te verhinderen dat deze termen door andere ondernemingen worden gebruikt. In de onderhavige zaak werd inschrijving verzocht van de term "ROSLAGSÖL". Het Zweeds bureau voor intellectuele eigendom heeft de inschrijving geweigerd wegens verwarringsgevaar met het oudere beeldmerk "ROSLAGS PUNSCH", dat links wordt getoond. Het oudere merk bevat echter de disclaimer "de inschrijving verleent geen uitsluitend recht op het woord "Roslagspunsch". De verwijzende rechter vraagt zich af een disclaimer van invloed is op de beoordeling van het verwarringsgevaar met een jonger merk.
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het onverenigbaar is met artikel 4(1) onder b) om een bestanddeel van een samengesteld merk waarop een verklaring van afstand betrekking heeft uit te sluiten van de analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van het bestaan van verwarringsgevaar (zie onder 46). Het zelfde geldt voor het geval dat aan een verklaring van afstand het gevolg wordt gegeven dat het bestanddeel van het samengesteld merk waarop die verklaring betrekking heeft meteen en permanent een niet-onderscheidend karakter wordt toegeschreven, zodat dit bestanddeel slechts een beperkt gewicht heeft in de analyse van het verwarringsgevaar (zie onder 52). Ten slotte wordt overwogen dat aan het voorgaande niet kan worden afgedaan door de omstandigheid dat het bestanddeel waarop de verklaring van afstand in het hoofdgeding betrekking heeft, krachtens het nationale recht en wegens het beschrijvend karakter ervan is uitgesloten van de aan een ingeschreven merk geboden bescherming, zodat de inaanmerkingneming ervan bij de analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar dit bestanddeel in staat zou stellen een bescherming te genieten die onmogelijk is in het stelsel van die richtlijn (zie onder 57).
Het HvJEU beantwoordt de prejudiciële vraag als volgt:
“Artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in een verklaring van afstand waardoor een bestanddeel van een samengesteld merk waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling of waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse.”
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
