Als er geen kenbaar technisch bewuste keuze voor beperking (ten opzichte van uitvindingsgedachte) in formulering van octrooi bestaat, moet vakman niet steeds aannemen dat die beperktere formulering (dus) niet als beperking van de beschermingsopvang is op te vatten. Gebrek aan duidelijkheid ten aanzien van inhoud/reikwijdte conclusies moet in beginsel voor rekening octrooihouder blijven: eerder aanleiding uit te gaan van ruimere beschermingsomvang indien beperking duidelijk onbedoeld is. Beschrijving EP 508 bevat geen reden voor beperking tot specifieke dinatriumvorm van pemetrexed. Vakman zou gelet op verleningsdossier de letterlijke bewoordingen van het octrooi niet als (duidelijk) onbedoelde beperking aannemen: na Communication Examiner heeft Lilly zonder discussie octrooi beperkt tot pemetrexed dinatrium. Lilly is als farmaceutische grootmacht deskundige aanvrager en stond niet onder tijdsdruk, waardoor beperkingen weloverwogen zijn aangebracht. Pemetrexed tromethamine in Pemetrexed Fresenius valt niet binnen beschermingsomvang conclusies EP 508. Ten overvloede: geen ruimte voor equivalente bescherming.
Bodemprocedure. Lilly brengt onder andere het geneesmiddel Alimta op de markt voor de behandeling van bepaalde longkankers. Alimta bevat pemetrexed dinatrium. Lilly is houdster van octrooi EP 508 voor een “Samenstelling welke een antifolaat en methylmalonzuur verlagend middel bevat”. De moleculaire structuur van Alimta is gelijk aan die van pemetrexed dizuur, met dien verstande dat pemetrexed dinatrium in plaats van de twee -CO2H groepen twee -CO2Na groepen heeft. Fresenius brengt het product Pemetrexed Fresenius op de markt. In Pemetrexed fresenius zijn de twee waterstofatomen zoals die voorkomen in pemetrexed dizuur vervangen door tromethaminegroepen (“pemetrexed tromethamine”). Lilly stelt dat sprake is van inbreuk. In de kort gedingprocedure werd geoordeeld dat dat het geval is. Zie IEPT20171024 (Rb) en IEPT20180508 (hof).
De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van inbreuk. De rechtbank is het niet eens met het voorlopige oordeel van het hof (in IEPT20180508) dat als er geen kenbaar technisch bewuste keuze voor een beperking (ten opzichte van de uitvindingsgedachte) in de formulering van een octrooi(conclusie) bestaat, de vakman steeds zou moeten aannemen dat die beperktere formulering (dus) niet als een beperking van de beschermingsomvang is op te vatten. Een dergelijke regel is niet uit het Bayer/Sandoz-arrest (IEPT20160205) af te leiden en evenmin uit het Rosuvastatine-arrest (IEPT20180608).
De rechtbank oordeelt dat Pemetrexed Fresenius niet binnen de beschermingsomvang van de conclusies van EP 508 valt, omdat sprake is van een bewuste beperking tot pemetrexed dinatrium. De vakman zou gelet op het verleningsdossier de letterlijke bewoordingen van het octrooi niet als (duidelijk) onbedoelde beperking aannemen, aangezien Lilly na een Communication van de Examiner over de wijziging van “an antifolate” naar “pemetrexed” (om nieuwheidsbezwaren weg te nemen) zonder discussie het octrooi heeft beperkt tot pemetrexed dinatrium. Daarnaast wordt overwogen dat Lilly als farmaceutische grootmacht een deskundige aanvrager is en dat zij niet onder tijdsdruk stond, waardoor een derde die zich op het octrooi oriënteert zou mogen veronderstellen dat Lilly de beperkingen in EP 508 tot pemetrexed dinatrium weloverwogen heeft aangebracht. Er is geen ruimte voor equivalente bescherming.
IEPT20190619, Rb Den Haag, Lilly v Fresenius
