Capri Sun vormmerk voor sta-zakje ook volgens de Hoge Raad nietig

28-06-2019 Print this page
IEPT20190628, HR, Capri Sun v Riha

Klachten tegen nietigverklaring Vormmerk Sta-zakje Capri Sun falen: indien is aangetoond dat functionele kenmerken van de vorm van de waar  uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven is, is het bestaan van alternatieve vormgeving waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden bereikt niet relevant, de omstandigheid dat het HvJEU in het Doceram-arrest (IEPT20180308) in het kader van het modellenrecht heeft overwogen dat acht kan worden geslagen op de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld geeft geen grond tot twijfel. Klacht dat hof er in het kader van slaafse nabootsing aan is voorbij gegaan dat er alternatieve vormen bestaan die tot eenzelfde technische uitkomst leiden faalt: in oordeel hof ligt besloten dat de door Capri Sun genoemde alternatieve vormen voor een sta-zakje wat betreft deugdelijkheid en bruikbaarheid niet gelijkwaardig zijn aan het sta-zakje van Capri Sun. Ook klacht inhoudende dat het hof ten onrechte aan de opdruk van de sta-zakjes van Riha de conclusie heeft verbonden dat Riha voldoende afstand heeft genomen faalt: indien er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen kan het voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken  afstand van het nagebootste product wordt genomen.

 

 

MERKENRECHT

 

Capri Sun is houdster van het afgebeelde internationale vormmerk met gelding in de Benelux. Capri Sun brengt in de Benelux vruchtensapdranken op de markt in zogenaamde ‘sta-zakjes’ in de vorm zoals afgebeeld in de merkinschrijving. Riha is producent van vruchtensappen en vruchtendranken. Zij verkoopt vruchtendranken onder eigen merken en onder ‘private labels’ van diverse supermarkten. Capri Sun stelt dat het sta-zakje van Riha inbreuk maakt op haar merkenrecht, en subsidiair dat sprake is van slaafse nabootsing. De rechtbank heeft de vorderingen van Capri Sun echter afgewezen en in reconventie het vormmerk voor de Benelux nietig verklaard. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. De Hoge Raad bekrachtigt deze uitspraak in reconventie.  

 

Ook naar het oordeel van de Hoge Raad is het merk nietig wegens technische bepaaldheid. Capri Sun heeft bepleit dat de techniekexceptie niet van toepassing is op een vorm waarvoor oneindig veel alternatieven beschikbaar zijn. De Hoge Raad oordeelt echter dat het HvJEU de techniekexceptie aldus uitgelegd dat (i) indien eenmaal is aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van de waar uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, aan die vorm geen merkenrechtelijke bescherming kan toekomen en (ii) het bestaan van alternatieve vormgeving waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden bereikt deze grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zet. Het gaat hier volgens de Hoge Raad om een acte éclairé. De omstandigheid dat het HvJEU in zijn recente uitspraak in de zaak Doceram in het kader van het modellenrecht heeft overwogen dat acht kan worden geslagen op de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld, geeft volgens de Hoge Raad geen grond tot twijfel.

 

In het kader van de slaafse nabootsing is het hof volgens de Hoge Raad niet aan voorbijgegaan dat er alternatieve vormen bestaan die tot eenzelfde technische uitkomst leiden. Die omstandigheid brengt volgens Riha mee dat het voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet nodig was om het sta-zakje van Capri Sun na te bootsen en daarmee verwarring te stichten. Het hof heeft echter verwezen naar zijn oordeel over de techniekexceptie. In het kader daarvan heeft het onder meer overwogen dat niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een alternatieve vorm in dezelfde mate de gebruiksvoordelen inherent zijn die toekomen aan het sta-zakje van Capri Sun. Daarin ligt naar het oordeel van de Hoge Raad besloten het oordeel dat de door Capri Sun genoemde alternatieve vormen voor een sta-zakje wat betreft deugdelijkheid en bruikbaarheid niet gelijkwaardig zijn aan het sta-zakje van Capri Sun.

 

Ook de klacht inhoudende dat het hof ten onrechte aan de opdruk van de sta-zakjes van Riha de conclusie heeft verbonden dat Riha voldoende afstand heeft genomen van het sta-zakje van Capri Sun om zodoende onnodig verwarringsgevaar te voorkomen, faalt. Indien er - zoals in dit geval tot uitgangspunt moet worden genomen - redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, kan het, zoals blijkt uit het Lego/Mega Brands-arrest (IEPT20091020) voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen, zo concludeert de Hoge Raad.

 

IEPT20190628, HR, Capri Sun v Riha

 

ECLI:NL:HR:2019:1043

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:

IE-Update 2e kwartaal 2019

Merkenrecht 2019 Deel 1