Geschil geschorst in afwachting van beslissing oppositieafdeling m.b.t. EP 304: er wordt gelet op onbestreden verzoek van Biogen wel oordeel gegeven over beroep op het recht van voorrang. Zowel wanneer het recht van voorrang als octrooirechtelijke kwestie wordt gezien als wanneer het recht als vermogensrecht wordt gezien is het lex loci protectionis (in casu het EOV) van toepassing op vraag wie recht van voorrang kan inroepen. Indien in verschillende landen vervolgaanvragen worden ingediend moet per land worden bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden beroep op voorrang kan worden gedaan. Recht van voorrang kan niet als ‘vordering’ ten opzichte van een ‘schuldenaar’ worden aangemerkt ex artikel 12 EVO-Verdrag en artikel 14 Rome I-Vo. Vraag wie beroep kan doen op recht van voorrang dient op grond van verdragsautonome uitleg te worden beantwoord: regel dat Europees octrooi is onderworpen aan zelfde bepalingen als nationaal octrooi geldt ex artikel 138 EOV niet voor nietigheidgronden (waaronder het gesteld gebrek aan nieuwheid in deze procedure). Hof neemt aan dat met ‘rechtsopvolger’ uit artikel 87 EOV wordt gedoeld op persoon op wie recht op voorrang is overgegaan in plaats van de persoon op wie prioriteitsaanvraag is overgegaan. Recht van voorrang is ex artikel 87 EOV – goederenrechtelijk gezien – vatbaar voor overdracht. Geen vormvereisten voor overdracht recht van voorrang onder bijzondere titel. Overeenkomst tussen [naam 1] en Biogen op grond van EVO-Verdrag beheerst door recht van Massachusetts, waardoor overeenkomst volgens letterlijke tekst moet worden uitgelegd, tenzij bepalingen onduidelijk zijn. Uit tekst overeenkomst blijkt ondubbelzinnig dat recht van voorrang behoort tot de rechten met betrekking tot Proprietary Information die krachtens artikel 5 van de overeenkomst worden overgedragen. Ten overvloede geoordeeld dat gegeven uitleg in overeenstemming met strekking van de Overeenkomst en de intenties van de contractspartijen is: het bewerkstelligen dat alle rechten bij de werkgever komen te rusten.
PROCESRECHT - IPR - OCTROOIRECHT - OVEREENKOMSTEN
Celltrion ontwikkelt biosimilars, alternatieven voor bekende biologische geneesmiddelen die een vergelijkbaar farmacokinetisch profiel hebben. Zij heeft een biosimilar ontwikkeld van een chimerisch monoklonaal anti-CD20 antilichaam genaamd “rituximab”, die volgens Celltrion bio-equivalent is aan het geneesmiddel MabThera. Inmiddels heeft Celltrion een marktvergunning voor de betreffende biosimilar verkregen. Appellanten zijn houdster van het Europees octrooi EP 304 voor een “Method for Treating Joint Damage”. Roche brengt het op dat octrooi gebaseerde geneesmiddel MabThera op de Europese markt. Celltrion vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 304. Volgens Celltrion is het octrooi niet nieuw, omdat het geen prioriteit kan ontlenen aan US 291. Het prioriteitsrecht zou in ieder geval door [naam 1], als één van de aanvragers van US 291 niet geldig voor het einde van de twaalf maanden termijn zijn overgedragen aan Biogen. In eerste aanleg (IEPT20170927) oordeelde de rechtbank dat het prioriteitsrecht niet geldig is overgedragen. In hoger beroep wordt de zaak geschorst in afwachting van de beslissing van de oppositieafdeling met betrekking tot EP 304. Gelet op het onbestreden verzoek van Biogen wordt er wel een oordeel gegeven over de vraag wie een beroep kan doen op het recht van voorrang (formele prioriteit).
Het hof onderzoekt eerst wie het recht van voorrang kan inroepen en oordeelt dat zowel wanneer het recht van voorrang als octrooirechtelijke kwestie wordt gezien als wanneer het recht als vermogensrecht wordt gezien het lex loci protectionis (in casu het EOV) van toepassing op vraag wie recht van voorrang kan inroepen. De consequentie hiervan is dat indien in verschillende landen vervolgaanvragen worden ingediend per land moet worden bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden het beroep op voorrang kan worden gedaan. Tot verschillende uitkomsten zal dat volgens het hof veelal niet leiden, omdat het recht van voorrang wereldwijd is geharmoniseerd door artikel 4 Verdrag van Parijs (VvP), dat bepaalt wie onder welke voorwaarden een recht van voorrang zal genieten, en door artikel 2(1) TRIPs-overeenkomst, dat voorschrijft dat de verdragslanden onder meer artikel 4 VvP naleven. Voor de volledigheid merkt het hof op dat het recht van voorrang niet kan worden aangemerkt als een ‘vordering’ ten opzichte van een ‘schuldenaar’ in de zin van artikel 12 van het EVO-Verdrag en artikel 14 van de Rome I-Verordening.
De vraag wie een beroep kan doen op het recht van voorrang dient volgens het hof op grond van een verdragsautonome uitleg te worden beantwoord (en niet op grond van nationaal recht). De regel dat een Europees octrooi is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi geldt ex artikel 138 EOV namelijk niet voor nietigheidgronden (waaronder het gesteld gebrek aan nieuwheid in deze procedure). Het hof neemt aan dat met ‘rechtsopvolger’ uit artikel 87 EOV wordt gedoeld op een persoon op wie het recht op voorrang is overgegaan in plaats van de persoon op wie de prioriteitsaanvraag is overgegaan. Uit artikel 87(3) EOV en artikel 4(A)(3) VvP volgt dat als de prioriteitsaanvraag op regelmatige wijze is ingediend, het recht van voorrang geldt ongeacht het verdere lot van de prioriteitsaanvraag. Dat onderstreept volgens het hof de onafhankelijkheid van het recht van voorrang. Ook overweegt het hof dat het door het VvP voorgeschreven recht van voorrang beoogt het aanvragen van octrooien in internationale situaties te vergemakkelijken. Met die doelstelling is niet verenigbaar dat het recht van voorrang alleen tezamen met de prioriteitsaanvraag kan overgaan. Ten slotte moet volgens het hof worden aangenomen dat de ‘rechtsopvolger’ in de zin van artikel 87 EOV niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de persoon die rechthebbende is op het Europees octrooi in de zin van artikel 60 EOV. Voor het ontstaan van het recht van voorrang is niet vereist dat de prioriteitsaanvraag is ingediend door de persoon die aanspraak kan maken op het recht op het octrooi. Het volstaat dat voor de prioriteitsaanvraag een datum van indiening kan worden vastgesteld (artikel 87(2) en (3) EOV en artikel 4(A)(2) en (3) VvP). Als niet vereist is dat de persoon die de prioriteitsaanvraag indient aanspraak kan maken op het recht op het octrooi, kan die eis ook niet worden gesteld bij zijn rechtsopvolger. Het hof concludeert daarom dat het recht van voorrang ex artikel 87 EOV – goederenrechtelijk gezien – vatbaar is voor overdracht. Er gelden volgens het hof geen vormvereisten voor de overdracht van het recht van voorrang onder bijzondere titel.
Dan komt het hof toe aan de beoordeling van de in het geding zijnde overeenkomst tussen [naam 1] en Biogen, op grond waarvan Celltrion stelt dat het octrooi niet nieuw is doordat het voorrangsrecht niet zou zijn overgedragen. De overeenkomst tussen [naam 1] en Biogen wordt op grond van EVO-Verdrag beheerst door het recht van Massachusetts, waardoor de overeenkomst volgens de letterlijke tekst moet worden uitgelegd, tenzij de bepalingen onduidelijk zijn. Uit de tekst van de overeenkomst blijkt ondubbelzinnig dat het recht van voorrang behoort tot de rechten met betrekking tot Proprietary Information die krachtens artikel 5 van de overeenkomst worden overgedragen. Het begrip Proprietary Information is in artikel 4 namelijk breed gedefinieerd als ‘information that has been created, discovered, developed, or otherwise become known to the Company (including without limitation information created, discovered, developed, or made known by me) and/or in which property rights have been assigned or otherwise conveyed to the Company, which information has commercial value in the business in which the Company is engaged or will engage and is not generally known to the public’. Onder deze definitie vallen onmiskenbaar (vermeende) uitvindingen die [naam 1] (mede) heeft gedaan, zoals de materie die is geclaimd in EP 304. Ten overvloede wordt geoordeeld dat de gegeven uitleg in overeenstemming met de strekking van de Overeenkomst en de intenties van de contractspartijen is: het bewerkstelligen dat alle rechten bij de werkgever komen te rusten. Het hof schorst de behandeling van het geschil totdat de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in de oppositieprocedure einduitspraak heeft gedaan met betrekking tot EP 304 of die procedure op een andere manier is geëindigd.
IEPT20190730, Hof Den Haag, Roche v Celltrion
