Sprake van depot te kwader trouw (artikel 52(1) onder b) GMeV (oud)) als sprake is van oogmerk om afbreuk te doen aan belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of oogmerk om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die onder de functies van een merk vallen, met name de herkomstaanduidingsfunctie. Niet vereist dat ouder merk is geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Indien derde in ten minste één lidstaat ten tijde van aanvraag van litigieuze merk een merk dat gelijk was aan of overeenstemde met dat merk gebruikte hoeft verwarringsgevaar niet te worden aangetoond. Verwarringsgevaar is één van de in aanmerking te nemen relevante factoren voor bestaan van kwader trouw. Oogmerk van aanvrager merk dient te worden beoordeeld op tijdstip waarop inschrijving Uniemerk wordt verzocht: dat betekent in casu dat oogmerk niet alleen met betrekking tot diensten uit klasse 39, waarvoor het merk uiteindelijk is ingeschreven, maar ook voor waren en diensten uit klasse 25 en 35 – waarvoor het merk oorspronkelijk was aangevraagd – moest worden onderzocht.
Interveniënt heeft op 25 april 2011 een aanvraag gedaan bij het EUIPO voor inschrijving van het linksboven weergegeven teken als Uniemerk. De inschrijving was aangevraagd voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 (kleding, reclame en transport). Rekwirante heeft vervolgens oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk op grond van twee beeldmerken (die nagenoeg het zelfde zijn, rechts wordt er een getoond). Op grond hiervan werd het merk enkel ingeschreven voor diensten in klasse 39. Later heeft rekwirante een vordering tot nietigverklaring ingediend wegens depot te kwader trouw. Deze vordering werd afgewezen door de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep heeft het beroep tegen de afwijzing verworpen. Volgens de kamer van beroep waren de waren of diensten waarvoor de oudere merken waren ingeschreven en de diensten van klasse 39 niet dezelfde waren en niet soortgelijk, waardoor artikel 52(1) onder b GMeV (oud) geen toepassing kon vinden. Het Gerecht EU heeft het beroep verworpen. Het HvJEU vernietigt het arrest van het Gerecht.
In deze zaak oordeelt het HvJEU dat sprake is van een depot te kwader trouw indien “de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name […] wezenlijke functie van herkomstaanduiding.” Het HvJEU oordeelt verder dat het niet vereist is dat het oudere merk is geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten en dat indien sprake is van een ouder merk dat gelijk was aan of overeenstemde met het aangevraagde merk het verwarringsgevaar niet hoeft te worden aangetoond. Het verwarringsgevaar is één van de in aanmerking te nemen relevante factoren voor het bestaan van kwader trouw. Bij afwezigheid van verwarringsgevaar of overeenstemming kunnen andere feitelijke omstandigheden aanwijzingen vormen van de kwade trouw van de aanvrager.
C-104/18 P - ECLI:EU:C:2019:724
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
