Peilmoment voor beoordeling gestelde kwade trouw bij aanvraag Beneluxmerk BIBBY is moment van aanvraag merk en niet registratiedatum van ingeroepen recht van voorrang: kwade trouw (artikel 2.2bis BVIE) is geharmoniseerd begrip dat conform jurisprudentie HvJEU moet worden uitgelegd, waarin geldt dat moment van aanvraag peildatum is. Merkregistratie te kwader trouw: aangevraagd nadat bekend was geworden dat Samsung haar virtuele assistent BIXBY zou noemen en Uniemerk had geregistreerd, aanvraag strekte er kennelijk toe om oppositie tegen BIXBY-merk in te stellen, Pakistaanse merkenregister niet openbaar en volledig transparant, omdat depots niet binnen een jaar worden gepubliceerd, met registratie in Pakistan en steeds verversen daarvan bewerkstelligd dat EBB beschikte over voortdurend aan zicht onttrokken merkregistraties waarvan zij elders prioriteit kon inroepen en oppositie kon aantekenen, oogmerk om totdat merk te gelde wordt gemaakt soortgelijke tekens te blokkeren, bedrijven [gedaagde sub 2] beschikken wereldwijd over duizenden merkregistraties, waaronder van bekende merken als TESLA, APPLE, IPHONE, EUIPO en EUTM voeren honderden oppositieprocedures, Britse merkenbureau heeft 86 procedures tegen Apple wegens misbruik van recht afgewezen en in andere procedures zijn merkregistraties [gedaagde sub 2] als te kwader trouw beoordeeld. Aanvraag te kwader trouw van BIBBY-Beneluxmerk is misbruik van recht, verwijzing naar schadestaat. [gedaagde sub 2] persoonlijk aansprakelijk: wist dat Samsung kosten zou maken in verband met door EBB ingestelde oppositie voor het beteugelen van de daarmee verband houdende complicaties voor het BIXBY-merk.
Samsung heeft een virtuele of AI (artificieel intelligente) assistent ontwikkeld voor haar mobiele Galaxy telefoons. Nadat internationaal onderzoek in merkregisters in de zomer en het najaar van 2016 had uitgewezen dat het teken/de naam BIXBY vrij was, heeft Samsung besloten deze naam te gaan gebruiken voor haar virtuele assistent. Op 10 oktober 2016 heeft EBB drie woordmerken met het teken BIBBY gedeponeerd in het Pakistaanse merkenregister. Samsung heeft op 2 november 2016 inschrijving van het woordmerk BIXBY als Uniemerk aangevraagd voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Deze aanvraag is ingeschreven. Op 28 februari 2017 heeft EBB: (1) het Beneluxmerk BIBBY (hierna: het BIBBY-Beneluxmerk) aangevraagd, dat op 15 mei 2017 is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 09, 38 en 41, (2) een van 10 oktober 2016 daterende prioriteit van de Pakistaanse BIBBY- merken ingeroepen, en (3) oppositie ingesteld tegen het BIXBY-merk. Samsung vordert nu nietigverklaring van het BIBBY-Beneluxmerk en de doorhaling ervan.
Het reguliere peilmoment voor de beoordeling van de door Samsung gestelde kwade trouw is het tijdstip van de aanvraag, 28 februari 2017. EBB betoogt dat in dit geval, waarin sprake is van een aanvraag op basis van ingeroepen recht op voorrang, als peilmoment de registratiedatum van de Pakistaanse BIBBY-merken (10 oktober 2016) moet worden aangehouden. De rechtbank volgt deze stelling niet. De in artikel 2.2bis BVIE bedoelde kwade trouw is een geharmoniseerd begrip, dat moet worden uitgelegd conform de jurisprudentie van het HvJEU over artikel 4(2) Merkenrichtlijn en (overeenkomstig) artikel (thans) 51(1)(b) UMeV. Daarin geldt het moment van de aanvraag van het merk als peildatum voor de kwader trouw. Dat wordt ook aangenomen in gevallen waarin bij de inschrijving een beroep op een voorrangsrecht wordt gedaan. Dit strookt met de tekst en het systeem van het BVIE, waarin de aanvraag voor het Beneluxmerk wordt onderscheiden van het daarbij of binnen een maand daarna in te roepen voorrangsrecht en een ingeroepen voorrangsrecht ertoe leidt dat het Beneluxmerk bij inschrijving de prioriteit van de voorrangsdatum krijgt. Het aanhouden van het moment van de aanvraag als peildatum voor beoordeling van de kwade trouw strookt ook met de strekking van artikel 2.2bis lid 2 BVIE, dat bedoeld is als een correctie ter voorkoming van misbruik van het in het BVIE neergelegde territoriaal werkende depotstelsel, waarin een Beneluxmerk wordt verkregen door inschrijving in het daartoe bestemde register op een aanvraag binnen het Beneluxgebied.
De rechtbank oordeelt vervolgens dat de merkregistratie van het BIBBY Beneluxmerk te kwader trouw is geschied. Hierbij wordt een groot aantal omstandigheden in aanmerking genomen, zoals dat het BIBBY-merk pas was aangevraagd nadat bekend was geworden dat Samsung haar virtuele assistent BIXBY zou noemen en het Uniemerk had geregistreerd, dat de aanvraag er kennelijk toe strekte om oppositie tegen het BIXBY-merk in te stellen, dat het Pakistaanse merkenregister niet openbaar en volledig transparant is, omdat depots niet binnen een jaar worden gepubliceerd, dat met de registratie in Pakistan en het steeds verversen daarvan bewerkstelligd is dat EBB beschikte over voortdurend aan het zicht onttrokken merkregistraties waarvan zij elders de prioriteit kon inroepen en oppositie kon aantekenen en dat EBB het oogmerk heeft om totdat het merk te gelde wordt gemaakt soortgelijke tekens te blokkeren.
Vervolgens wordt geoordeeld dat de aanvraag te kwader trouw van het BIBBY-merk misbruik van recht is en wordt de zaak naar de schadestaatprocedure verwezen. [gedaagde sub 2] is persoonlijk aansprakelijk, aangezien hij wist dat Samsung kosten zou maken in verband met de door EBB ingestelde oppositie voor het beteugelen van de daarmee verband houdende complicaties voor het BIXBY-merk.
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:
