Onbehoorlijk gehandeld door verval SnowTrex-merken in te roepen terwijl sprake is van co-existentie

TravelTrex in beginsel belanghebbende (artikel 2.27(1) BVIE (oud), thans artikel 2.28(1) BVIE): wenst gebruik van merk SNOWTREX uit te breiden naar Benelux. TravelTrex handelt echter onbehoorlijk door verval Beneluxmerken SnowTrex in te roepen: bij verkoop TravelTrex B.V. incl. Benelux SnowTrex-merken aan RLH afspraken gemaakt over co-existentie. Reconventie: Wintrex-website gericht op publiek in Benelux: website zowel in Nederlandse als Franse taal opgesteld. Woord/beeldmerk SNOWTREX  van TravelTrex maakt inbreuk “sub a” (artikel 2.20(1) BVIE, thans artikel 2.20(2) BVIE) op woordmerk SNOWTREX van RLH: Rb acht merken gelijk nu verschil gevormd door beeldelement consument zal ontgaan, gebruik in economische verkeer, nu onder merk wintersportvakanties van TravelTrex worden aangeboden. RLH heeft recht verwerkt om zich op haar merken te beroepen jegens merken en tekens WINTERTREX van TravelTrex: verweer dat TravelTrex al sinds 2009 houder is van internationale merk WINTERTREX en RLH sinds 2009 van gebruik op de hoogte was en ermee akkoord is gegaan onweersproken gelaten.

MERKENRECHT

TravelTrex is een in Duitsland gevestigde onderneming die in 1999 is opgericht en zich bezig houdt met het organiseren van onder meer wintersportreizen in Europa. De oprichter van (nu) TravelTrex heeft in 1998 samengewerkt met de in Nederland gevestigde onderneming TravelTrex B.V. onder de naam SnowTrex. TravelTrex is houdster van twee Duitse woordmerken SNOWTREX en een Duits woord/beeldmerk SNOWTREX (zie linksboven). Ook is zij houdster van het internationale woordmerk SNOWTREX, het Duitse woordmerk WINTERTREX en het internationale woordmerk WINTERTREX. Daarnaast maakt zij gebruik van de website wintertrex.nl. RLH houdt zich sinds haar oprichting bezig met onder meer reisbemiddeling en de organisatie van reizen. RLH heeft in 2006 de Nederlandse onderneming TravelTrex B.V. inclusief het Beneluxmerk Snowtrex en de daarbij behorende goodwill overgenomen. RLH is houdster van onder meer een aantal SNOWTREX Benelux woordmerken en woord/beeldmerken (rechts wordt er een getoond). TravelTrex heeft geprobeerd de Beneluxmerken over te nemen, maar RLH wilde de merken niet verkopen. TravelTrex vordert nu vervallenverklaring van de merken. In reconventie vordert RLH een inbreukverbod op het merk SNOWTREX.

De rechtbank oordeelt in conventie dat TravelTrex in beginsel belanghebbende is bij haar vorderingen, aangezien zij haar gebruik van SNOWTREX wil uitbreiden naar de Benelux. Zij handelt echter onbehoorlijk door het verval van de merken in te roepen. Bij de verkoop van TravelTrex B.V. zijn er namelijk afspraken gemaakt over co-existentie, waar partijen zich volgens de rechtbank (althans in het verleden) aan gebonden achten.

In reconventie wordt geoordeeld dat TravelTrex inbreuk “sub a” maakt op het Benelux woordmerk van RLH met haar gebruik van aan het Duitse beeldmerk gelijke tekens op de WinterTrex-website. De merken worden gelijk geacht, omdat het verschil dat door het beeldelement wordt gevormd de consument zal ontgaan. Er is ook sprake van gebruik in het economisch verkeer, aangezien onder het merk wintersportvakanties van TravelTrex worden aangeboden. Het beroep van RLH op haar merken jegens de merken en tekens WINTERTREX van TravelTrex wordt verworpen, aangezien wordt geoordeeld dat sprake is van rechtsverwerking.

IEPT20191113, Rb Rotterdam, TravelTrex v RLH

(kopie origineel vonnis)