Bewijsopdracht over de vraag of afspraak is gemaakt inzake afhandeling van merkinbreuk claim
03-02-2020 Print this pageGeïntimeerde krijgt gelegenheid om te bewijzen dat sprake is van afspraak tussen geïntimeerde en [de vennootschap 3] dat geïntimeerde op haar kosten claim van EMSA mede ten behoeve van [de vennootschap 3] zou bestrijden en regelen. Uit brief van merkenadvocaat EMSA kan niet worden afgeleid dat bij tijdig insturen ondertekende onthoudingsverklaring nog andere schade gevorderd zou worden.
Hoger beroep. Appellante heeft tot een bedrag van € 16.671,85 goederen besteld bij geïntimeerde. Deze goederen zijn door geïntimeerde geleverd aan appellante. Appellante heeft de facturen voor de goederen onbetaald gelaten. Appellante heeft een zusteronderneming die wordt geanonimiseerd als [de vennootschap 3]. Deze vennootschap heeft ook goederen besteld bij geïntimeerde. De door [de vennootschap 3] bestelde goederen bleken van het merk Emsan te zijn waarvan de rechten bij het Duitse EMSA GmbH bleken te liggen. Bij brief van 13 oktober 2016 is [de vennootschap 3] op de hoogte gesteld van de door haar gepleegde inbreuk op het merkrecht van EMSA en op 31 januari 2017 is zij in verband hiermee voor de Duitse rechter gedaagd. Op 18 oktober 2017 hebben appellante en de vennootschap 3 met EMSA een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin is overeengekomen dat zij - tegen finale kwijting - een bedrag van € 15.900,= aan EMSA dienen te betalen. Dit bedrag is inmiddels voldaan. Geïntimeerde heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen appellante, waarin zij stelde dat appellante gehouden is om het openstaande bedrag van € 16.671,85 te voldoen. Appellante erkent dat zij het bedrag van € 16.671,85 verschuldigd is, maar stelt dat zij een hogere tegenvordering op [geïntimeerde] heeft die voor verrekening in aanmerking komt, omdat geïntimeerde wanprestatie zou hebben gepleegd door producten te leveren die wegens merkinbreuk niet verkoopbaar waren. De kantonrechter wees een schadevergoeding van € 1,973,90 toe, welk bedrag appellante met het openstaande bedrag van € 16.671,85 mocht verrekenen. In hoger beroep zijn geen grieven gericht tegen de wanprestatie en het aan geïntimeerde verschuldigde bedrag van € 16.671,85.
Geïntimeerde stelt dat zij heeft gesproken met appellante en haar had geïnformeerd dat zij op haar kosten verweer zou kunnen laten voeren tegen de claim van EMSA. Aangezien appellante vervolgens zelf contact met EMSA heeft gezocht en een vaststellingsovereenkomst heeft gesloten is volgens geïntimeerde geen sprake van te verrekenen schade, omdat de schade van appellante dan op grond van artikel 6:101 BW aan haarzelf is toe te rekenen. Het hof oordeelt dat geïntimeerde haar stelling dat appellante/[de vennootschap 3] geen schade zou hebben geleden indien zij de kwestie aan geïntimeerde zou hebben overgelaten voldoende onderbouwd heeft, terwijl appellante van haar kant de gestelde afspraak voldoende gemotiveerd heeft bestreden. Er wordt daarom een bewijsopdracht gegeven aan geïntimeerde.
In het principaal appel voert appellante aan dat de kantonrechter er ten onrechte van uit is gegaan dat [de vennootschap 3] de onthoudingsverklaring had moeten ondertekenen en dat zij dan geen verdere schade zou hebben geleden dan het bedrag van € 1.973,90 dat daarin is vermeld. Het hof oordeelt dat uit de brief van de merkenadvocaat van EMSA niet kan worden afgeleid dat bij het tijdig insturen van de ondertekende onthoudingsverklaring nog andere schade gevorderd zou worden.
IEPT20191217, Hof Den Bosch, Schadevergoeding merkinbreuk
